검색결과
-
[미국] 미국 특허 정보공개진술서(IDS) 제출 의무미국은 특허를 출원할 때에 정보공개진술서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출해야 하는 공개의무(duty of disclosure)가 출원인과 대리인에게 주어진다(미 연방규칙 37 C.F.R. §1.56(a)). 해당 의무를 지키지 않았을 경우에는 불공정한 행위로 인정될 수 있으며 소송 시 특허의 권리행사가 불가능하게 될 수 있다. 치열한 글로벌 특허 전쟁에서 이와같은 IDS제출 의무 위반은 손쉬운 공격 대상이 될 수 있다.IDS 제출의무와 관련된 판례는 많지만 'Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.' 2000년도 연방 항소법원 판례는 대표적인 경우이다. 특히 개인이나 중소기업들은 이에 대한 이해가 부족한 경우가 많아 더욱 더 주의가 필요하다. 이와 같은 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다.요약1. 정의: 출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진하여 미국특허청에 제출해야 하는 의무2. 개시 의무자: 발명자, 권리의 양수인(출원인), 변호사, 발명자/출원인의 법률 보조인3. 제출 대상 문헌: 특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 자료4. 제출 시기: 미 연방규칙 37 C.F.R. §1.97에 정해진 절차와 요건에 따라 제출 1) 1단계: 실체적 내용에 대한 최초의 거절이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월내에 제출 – 비용이나 증명서 불필요 2) 2 단계: 1단계 이후 최종거절이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생되기 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 함께 제출 (최초로 인지한 때부터 3개월 이내) 또는 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 납부(최초로 인지한 때부터 3개월 경과한 경우) 3) 3 단계: 최종거절이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부 4) 4 단계: 등록료 납부 후 등록공보 발행(issue) 전 – Petition 함께 제출5. 미제출 시: 권리행사 제한
-
[미국] 미국 특허 명세서에서 발명의 상세한 설명(Detailed description of Invention)미국 특허 명세서에서 발명의 상세한 설명(Detailed description of Invention)을 작성하기 전에 도면의 명칭이 정해지지 않았다면 도면의 모든 구성요소에 대한 명칭을 정해야 한다.모든 구성요소가 어떻게 상호작용 하는지를 이해하고 각각의 구성요소 명칭을 부여하는 것이 중요하기 때문이다.발명의 상세한 설명에서는 발명의 상세한 설명과 청구 범위의 용어의 의미가 일관되도록 정의돼야 한다. 또한 일반적인 것부터 특별한 것까지 상세한 설명이 진전되는 단계적 접근이 필요하다.발명의 상세한 설명은 발명의 구조를 먼저 설명한 뒤 발명이 어떻게 주변기기와 관련돼 사용되지는를 서술한다. 그리고 발명의 사용 방법을 설명한 후 발명의 장점을 기술하는 것이 좋다.발명의 상세한 설명에서는 발명의 특정 실시예와 일반적인 예가 서술될 수 있으며, 아래와 같은 지침을 지키는 것이 좋다.1)발명을 충분히 상세히 설명하여 발명이 재생산 될 수 있어야 한다. 즉, 과학 논문에 제공된 것과 같아야 한다.2)발명에 비우호적인 자료를 숨기지 않고 함께 공개 해야 한다. 청구 범위를 지지하지 않는 실험의 결과를 공개하지 않으면 미국 특허청에 의해 불공정한 행위로 거절될 수 있다.3)각 실시예에 대한 목적을 서술해 해당 실시예가 어떤 가치가 있는 것인지를 쉽게 알수 있도록 한다. 각 실시예에 대해서는 과거 시제를 사용해서 작성하면 안 되고, 현재 또는 미래시제를 사용해 명세서에 서술하는 것이 바람직하다.4)발명자가 확인할 수 있는 범위 내에서 최대한 많은 실시예가 포함되는 것이 중요하다.5)예를 들어 설명하는 경우에는 해당 선택안의 목록이 제공되고 선택된 사항은 도면에 작성돼야 한다.6)숫자의 변화 폭을 설명하는 경우에는 특정의 숫자보다 변수로 제공돼야 한다. 변수 범위를 설명하기 위해 "preferred", "more preferred", "most preferred", "optimum"과 같은 일반적인 표준용어가 이용될 수 있다.변수의 범위에 대해 근거를 제시하지 않고 단순히 범위를 한정하는 것은 소송에서 가치가 거의 없다.
-
[미국] 미국 특허 명세서에서 발명의 배경(Background of Invention)미국 특허 명세서에서 발명의 배경(Background of Invention)은 발명의 정확한 실체를 너무 간단하게 파악할 수 있도록 작성하는 것을 피하는 것이 좋다.또한 발명의 배경에 서술된 내용을 읽은 독자가 발명자의 문제 해법이 타당하다는 믿을 가질 수 있도록 서술돼야 한다. 마지막 문장에는 발명의 필요성을 요약하는 내용을 포함시키는 것이 바람직하다.발명의 배경에는 "발명의 분야(Field of invention)" , "종래 기술의 설명(Description of Related Art)"이 포함돼야 한다.발명의 분야가 너무 넓게 설명되면 해당 범위 내에 속하는 기술이 유사 기술이라는 점과 35 U.S.C. §103의 비자명성 규정에 따라 청구범위가 거절될 수 있다.반면에 발명의 분야가 너무 좁게 설명되면 소송 시에 청구 범위의 영역과 같은 정도의 좁게 평가될 수 있다. 종래 기술의 설명에는 일반적인 관련 기술에 대한 서술을 피하는 것이 좋다.발명의 장점을 도울 수 있는 "허수아비" 정도로 서술하는 것이 바람직하다. 즉, 종래 기술을 언급하는 것이 출원서의 등록을 돕지 못하거나 발명의 장점을 재판장 또는 배심원이 잘 이해할 정도로 돕지 못한다면 종래 기술을 명세서 내의 어느 부분에서도 서술하지 않는 것이 유리하다.종래 기술의 설명을 상세히 하는 것은 소송 시에 문제를 발생시킬 수 있는 위험성이 있기 때문이다. 미국 특허청은 출원인이 종래 기술의 수준을 낮게 평가하는 것도 원하지 않는다.
-
[미국] 미국 특허 명세서의 구성 및 발명의 명칭미국 특허 명세서는 발명의 명칭(title of invention), 상호 관련 참고자료(cross-reference to related application), 발명의 배경(background), 요약(summary), 도면의 간단한 설명(brief description of the drawings), 상세한 설명(detailed description), 청구범위(what is claimed is), 공개의 요약(Abstract) 순으로 작성된다.발명의 명칭은 명세서 첫 번째 페이지의 상단에 위치하며, 간결하면서 기술적으로 정확하게 작성해야 된다. 너무 일반적이거나 넓은 의미의 명칭은 거절될 수 있으므로 피하는 것이 바람직하다.상호 관련 참고자료에서는 분할 출원서와 같은 출원서 뿐만 아니라 우선권이 청구된 최초 출원서를 포함하며 해당 출원서를 확인할 수 있도록 충분히 언급돼야 한다. 일반적으로 출원번호, 출원일, 발명자, 제목, 인적사항이 기재될 수 있다.만약 상호관련 참고자료에서 해당 출원서의 일련번호가 할당되지 않은 상태라면, 명칭, 발명자, 주제, 대리인 등록번호, 외국 우선권 출원서 등 해당 출원서를 확인할 수 있는 충분한 정보가 제공돼야 한다.상호 관련 참고자료에 기재된 해당 출원서의 내용은 해당 출원이 공개될때 비밀 유지 상태가 상실되므로 영업비밀로 유지되어야할 필요가 있는 경우에는 상호관련 참고자료가 되지 않아야 한다.또한 스폰서가 정부인 공동연구와 개발의 경우에는 발명에서의 어떤 권리에 대해 상호 관련 참고자료에 기술할 수 있다.
-
[미국] 미국 특허 명세서의 베스트 모드미국 특허법 35 U.S.C. §112에서는 발명을 실시하기 위한 베스트 모드(best mode)를 명세서에 기재해야 할 것을 요구한다.만약 발명자가 발명을 실시하기 위해 명세서에 기술한 것보다 더 좋은 모드를 알고 있거나 베스트 모드를 숨긴다면 해당 특허는 무효화될 수 있다.이때 베스트 모드 조건은 특허청구범위에 청구된 대상에만 요구되므로 베스트 모드 조건을 충족하는지를 판단하기 전에 특허청구범위를 확정하는 것이 바람직하다.발명자가 출원일 이후에 베스트 모드를 발견하는 경우에는 무효화되지 않는다. 명세서에 기술된 발명이 베스트 모드라면 상업적으로 이용할 수 있는 방법일 필요는 없다.다만 해당 발명이 상업적 생산 방법으로 사용되는 것을 발명자가 출원일 당시에 알았다면 명세서에 공개해야 한다. 발명자가 베스트 모드를 결정하는 방법 중 하나는 발명을 실시한다면 어떤 방법을 사용할지를 확인하는 것이다.베스트 모드를 공개하기 위해서는 "주관적인" 베스트 모드를 결정한 후에 객관적인 베스트 모드를 결정하는 것이 바람직하다. 다양한 실시 사례를 제공하는 것은 베스트 모드를 공개하는 데에 효과적인 방법이 될 수 있다.명세서에는 베시트 모드를 명료하고 정확한 용어로 설명하여 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명되어야 한다.이때, 과도한 실험을 요구해서는 안되지만 적정한 양의 실험은 허용된다. 또한 베스트 모드를 실시하기 위한 특정 물질의 종류를 알고 있다면 일반적인 물질을 기술해서는 안 된다.상표가 있는 물질이 사용되는 경우에는 그 이름, 특정 양 및 제조자를 충분히 공개해야 한다. 한편 영업비밀과 베스트 모드는 양립되지 않기 때문에 영업비밀에 해당되는 정보를 명세서에 공개하지 않는 것이 공급자 또는 발명자에게 이익이 될수 있을지라도 베스트 모드 규정은 엄격히 준수돼야 한다.만약 해당 내용이 공개되지 않았다면 베스트 모드를 공개하지 못한 것에 해당되므로 해당 청구 범위는 무효화될 수 있다.
-
[미국] 미국 특허 명세서의 상세한 설명 요건미국 특허 명세서는 상세한 설명에서 청구 범위에 기재된 발명을 해당 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 이해할 수 있도록 상세히 설명해야 한다. 요건을 만족하지 못하면 발명의 상세한 설명에 대한 보정을 통해 극복될 수 있다.특히 청구 범위를 보정하거나 새로운 청구항을 추가했을 때 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으면 보정된 청구 범위는 최초 출원시에 설명된 발명의 범위를 벗어난다는 이유로 거절된다.이 경우에는 새로 출원할 수 있으나 최초 출원일의 지위는 소멸된다. 즉 발명자의 우선 출원일의 이익을 지키기 위해서라도 명세서의 발명의 상세한 설명은 청구범위를 포함하기 때문에 충분히 상세하게 설명돼야 한다.만약 발명자가 기술적 사상을 도면에 충분히 표현하고 있다면 도면 하나만으로도 "명세서의 상세한 설명" 요건을 만족시킬 수 있다.미국 특허 명세서에서는 도면에 도시된 내용을 바탕으로 발명의 상세한 설명이나 청구범위를 보정할 수도 있다. 다만 보정된 설명이나 청구 범위가 도면에 의해 뒷받침되지 않는 경우에는 거절될 수 있다.또한 상세한 설명에는 발명의 대체 가능한 모든 버전을 포함하거나 다양한 실시예를 포함하는 것이 바람직하다. 이때 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 용어와 부호를 사용하는 것이 좋다.
-
[미국] 미국 특허 명세서에서 청구 범위의 작성 목적과 원리미국 특허청에서는 명세서에 기재된 청구범위로부터 심사관을 할당할 수 있고 심사의 범위를 결정할 수 있다. 또한 하나 이상의 발명이 청구되었거나 제한 조건(Restriction/Requirement)의 가능성이 있을 때 거절할 수 있다.특허 청구 범위의 초안을 작성할 때에는 잘 정의된 용어를 갖고 발명자의 발명에 대한 세심한 분석이 실행돼야 한다. 아직 알려지지 않은 선행기술이 존재할 것인지에 대한 예견을 가져야 한다.이를 위해서는 첫째 발명을 잘 이해해야 하고, 발명에 연관된 선행 기술도 잘 이해해야 한다. 발명자의 발명과 선행기술의 경계선이 선행기술에 가깝다면 넓은 범위의 청구범위를 획득하고 방어하는 데에 어려움이 있을 수 있다. 대신에 적법하게 극복한다면 경쟁자를 쉽게 배제할 수 있다. 만약 발명자의 발명과 선행기술의 경계선이 발명자의 발명과 가깝다면 좁은 범위의 청구 범위를 적법하게 획득하기는 쉬울 수 있으나 경쟁자를 배제하기 어렵다는 문제점이 있다.이에 따라 발명자의 발명과 선행기술의 경계선을 어떻게 조정할 지에 대한 판단은 발명자, 특허 변리사, 상업적인 조언가 및 예산 등에 따라 결정된다.한편 명세서를 작성할 때 청구범위를 먼저 작성한 후 발명의 상세한 설명을 작성하는 것이 아래와 같은 이유로 권장된다.1) 청구범위가 작성되면 명세서의 나머지 부분을 작성하는 것이 상대적으로 더 쉽기 때문이다.2) 청구범위는 명세서 내용의 핵심이 되는 문장이기 때문이다.3) 청구범위가 일찍 작성되면 도면을 일찍 작성할 수 있다.4) 특허 청구 범위를 먼저 작성하면 발명의 상세한 설명에 사용되는 용어가 일치되도록 통일할 수 있다.
-
[미국] 미국 특허 신규성·진보성 조사 결과 보고서 작 및 한계미국 특허 신규성·진보성 조사 결과를 보고하는 경우에는 고객에게 다음의 주제가 포함된 보고서를 제공하는 것이 좋다.1)조사의 주제(subject matter)2)조사에 의해 확인된 자료3)신규성과 진보성에 대한 요건을 고객에게 설명4)더 적절한 참조자료에 대해 발명자와 논의5)신규성·진보성 조사의 한계에 대한 설명특히 신규성·진보성 조사는 미국특허청 내의 자료에 한정되는 경우가 많기 때문에 조사자가 중요한 참조 자료를 놓칠 수 있으며 잘못된 분류를 조사할 수도 있다. 이와 같이 조사자의 조사 결과가 완벽할 수 없다는 한계를 발명자에게 충분히 설명해야 한다. 한편 특허 신규성·진보성 조사 결과 특허 등록이 허여될 수 없다고 하더라도 이를 표현하는 것은 바람직하지 않다.특허 변리사가 잘못 판단할 수도 있고 소송 중에 결과가 바뀔 수도 있기 때문이다. 또한 소송 중에 배심원 또는 재판장에게 좋지 않은 영향을 미칠 수도 있다.이에 따라 특허 출원과 관련된 문서는 소송 중 상대방에 의해 발견 될수도 있다는 가정하에 작성해야 한다. 많은 경우에 특허소송에서 포기 또는 적용 불가능한 결과물(work-product)에 의존하는 것은 무모하다고 생각될 정도로 바람직하지 않다.따라서 조사 결과를 포함하는 보고서에는 부정적인 결과를 쓰지 말고 참조자료를 통해 발명자와 결과를 토론할 수 있도록 하는 것이 좋다.
-
[미국] 미국 특허 신규성·진보성을 조사하는 방법미국 특허 출원 전에 신규성·진보성를 조사하기 위해서는 발명이 속하는 기술 분야의 전문가를 선택해야 한다. 조사자가 선택되면 발명의 특징을 알 수 있는 모든 정보를 조사자에게 제공한다. 특히 발명자가 사전에 알고 있는 특허나 선행기술이 있다면 해당 내용을 조사자에게 제공한다. 정보는 많을수록 조사의 정확성 및 효율이 높기 때문이다.선택된 조사자는 특허청의 출원, 컴퓨터화된 문서 및 외국 특허에 대해 조사한다. 특허청의 출원을 조사하는 경우에는 특허청에서 제공하는 분류서(Manual of Classification)을 참조하여 발명이 속한 분류를 알아낸다.해당 분류가 파악되면 특정 분류에 포함된 모든 특허를 검토한다. 생명공학, 컴퓨터 소프트웨어와 같이 빠르게 변화하는 기술영역에서는 적절한 데이터베이스를 가진 컴퓨터 시스템을 활용해 조사하는 것이 좋다.이와 같이, 발명, 매뉴얼, 컴퓨터, 조합 검색 등 다양한 방법으로 조사할 수 있다. 조사를 결정하기 전에 발명자와 비용과 방법에 대해 협의하는 것이 유리하다.
-
[미국] 미국 특허 출원 전에 발명의 신규성·진보성을 조사하는 이유미국 특허 출원전 발명의 신규성·진보성 조사는 특허 출원을 진행할지를 결정하기 위한 조사에 해당된다. 통상적으로 신규성·진보성 조사는 출원료의 4분의 1에서 20분의 1 정도의 비용이 소요된다. 특히, 상품의 상업적인 우위가 특허에 의해 결정되는 경우가 많아 신규성·진보성 조사를 진행하면 특허 등록 여부를 미리 가늠해 볼 수 있다. 미리 출원을 포기함으로서 신규성·진보성이 부족한 발명을 출원했을 때 발생할 비용 부담을 줄일 수 있다.또한 특허 변리사는 발명의 신규성·진보성 조사를 통해 발명이 속하는 기술 분야에서 일반적으로 사용되는 용어를 파악할 수 있다. 특허 출원을 위해 필요로 하는 세부사항을 가늠하는 데 도움이 된다.즉 특허 변리사는 신규성·진보성 조사를 통해 선행기술의 수준을 알 수 있다. 해당 발명자가 그 발명을 실시하기 위해 필요한 공개의 정도를 결정하는 데 도움이 된다.이와 같이 선행기술을 활용하면 청구항의 구조, 범위, 선행기술에 기재된 청구범위의 종류 등을 출원 명세서의 작성할 때에 참조할 수 있다.특허 변리사는 발명의 신규성·진보성 조사를 통해 특허 가능한 발명의 특징을 확인할 수 있다. 명세서와 도면에 이런 특징이 드러나도록 작성해 고객의 비용 부담을 줄여준다.또한 국제출원을 진행하려면 ·비용이 매우 많이 든다. 미국 출원일로부터 1년 이내에 국제출원을 진행해야 하므로 신규성·진보성 조사를 미리 진행하는 것이 바람직하다.