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[미국] 특허법, 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용 제한시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙 준수미국 특허법에 따르면 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 경우에 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다.특허권의 권리는 발명을 서술한 명세서에 작성된 청구항을 통해 확보할 수 있다. 이에 따라 서술된 청구항의 해석에 따라 권리범위가 적용될 수 있는 범위가 달라질수 있으므로 이에 대한 이해는 매우 중요하다. 예를 들면 특허 명세서에 개시된 발명의 서면 설명에 비춰 특허의 청구를 해석해야 하는지 여부 또는 미국 항소 법원이 우선 청구조건의 일반적인 의미를 결정해야 하는지 여부도 중요한 하나의 요소가 될 수 있다.이에 대한 실례로서 컨티넨털서킷(Continental Circuits)과 인텔(Intel)간의 소송을 소개한다. 이 판례에서는 특허권자가 주장 범위를 명확하고 명백하게 반박하지 않았다.그 과정이 청구된 발명의 필수 부분이라는 것을 명확하게 하지 않은 경우, 제품 청구를 제한적으로 해석하는 것은 부적절하다는 점을 보여준다.국문요약: 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.연방 순회 항소 법원에서는 비록 명세서에 “repeated desmear process”용어가 사용됐지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원의 잘못을 지적했다.또한 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다는 점을 언급했다.영문요약: Incorporating Limitation from Specification(Issue of Claim Construction)Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019)History: •Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel.•Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.”•Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process.District Court:•Interpreted the limitations to require repeated process.•Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process.•Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art.Federal Circuit:•Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.”•The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process.•Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.”•Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here.•FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims.•Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.
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[미국] 미국 특허 명세서에서 공개의 요약(Abstract)미국 특허 명세서에서 "공개의 요약(Abstract)"은 명세서의 청구범위 바로 다음에 위치한다. 특허 청구 범위가 아닌 명세서에 공개된 내용과 관련된다."공개의 요약"의 목적은 일반인과 미국 특허청이 발명의 기술적 사항에 대한 본질과 요점을 검토해 실시 가능성 여부에 대해 빠른 판단을 내리기 위함이다. 공개의 요약은 청구 범위의 영역을 평가하는 데는 사용되지 않는다. 미국 특허청은 50자 내지 250자의 단문으로 서술될 것을 요청하고 있으며 250자를 초과하는 경우에는 거절될 수 있다.공개의 요약에서 새로운 기술적인 사항의 공개가 선택 또는 변형을 요한다면 선택된 변형에 대한 예를 기술해야 한다.또한 공개의 요약에서는 "means"와 "said"와 같이 특허 청구 범위에 사용되어지는 법적인 문구와 용어의 사용은 피해야 한다. 제목에 포함돼 있는 사항을 반복하지 않고 함축적으로 서술돼야 한다.공개의 요약에는 다음 사항을 포함해야 한다. △발명이 기계 도는 장치라면 그 구성과 동작 △기구라면 그 제작방법 △공정이라면 그 공정 단계 △화학적 화합물이라면 그 사용용도와 화합물의 일반적 특성 △혼합물이라면 그 성분 등이다.
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[미국] 미국 특허 명세서의 요약(Summary) 및 도면의 간단한 설명(Brief description of the drawings)미국 특허 명세서의 요약(Summary)은 발명의 배경(background of Invention)에서 기술된 문제에 대한 해법을 설명한다. 즉, 발명이 어떻게 종래 기술의 문제를 해결하는지를 해설한다.출원서의 거의 모든 청구 범위를 명세서의 요약에 기술할 것이 권고된다. 발명의 중요 형태를 기술하는 독립항과 중요한 종속항은 명세서의 요약에 기술하는 것이 좋다.발명의 비자명성에 대해 다툼의 여지가 있는 모든 것을 명세서의 요약에 기술하는 것이 바람직하다. 미국 특허법 35 U.S.C. §112의 규정을 충족하기 쉽기 때문이다.발명의 상세한 설명보다 더 배심원에 의해 읽혀질 가능성이 높다. 일반적으로 명세서의 요약을 잘 쓰기 위해서는 다음과 같은 3가지를 유의해야 한다.첫째, 명세서의 요약에서는 최소한의 범위에서 넓게 잡은 청구범위를 함축적으로 표현해야 한다. 명세서의 요약에 작성된 내용과 가장 넓은 청구 범위 사이에 1:1 대응을 요구하는 외국 출원의 요건을 동시에 만족시킬 수 있기 때문이다.둘째, 미국 특허법 35 U.S.C. §112의 규정을 충족하도록 발명의 상세한 설명에서 서술된 내용에 의존하는 일반적인 용어로 기술해야 한다.셋째, 출원서의 가장 넓은 청구범위를 최소한 다시 작성해야 한다. 즉, 가능한 법적이지 않은 것을 사용해 가장 넓은 청구 범위를 일련의 문장으로 변경해야 한다. 발명의 본질을 파악하기 싶도록 제공하기 위한 목적이다.도면의 간단한 설명(Brief description of the drawings)은 발명을 보여준다는 차원에서 발명의 모든 것을 도면에 포함하는 것이 중요하다. "version of the invention" 또는 "embodiment of the invention"의 용어를 사용하는 것이 좋다.
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[미국] 미국 특허 명세서에서 발명의 배경(Background of Invention)미국 특허 명세서에서 발명의 배경(Background of Invention)은 발명의 정확한 실체를 너무 간단하게 파악할 수 있도록 작성하는 것을 피하는 것이 좋다.또한 발명의 배경에 서술된 내용을 읽은 독자가 발명자의 문제 해법이 타당하다는 믿을 가질 수 있도록 서술돼야 한다. 마지막 문장에는 발명의 필요성을 요약하는 내용을 포함시키는 것이 바람직하다.발명의 배경에는 "발명의 분야(Field of invention)" , "종래 기술의 설명(Description of Related Art)"이 포함돼야 한다.발명의 분야가 너무 넓게 설명되면 해당 범위 내에 속하는 기술이 유사 기술이라는 점과 35 U.S.C. §103의 비자명성 규정에 따라 청구범위가 거절될 수 있다.반면에 발명의 분야가 너무 좁게 설명되면 소송 시에 청구 범위의 영역과 같은 정도의 좁게 평가될 수 있다. 종래 기술의 설명에는 일반적인 관련 기술에 대한 서술을 피하는 것이 좋다.발명의 장점을 도울 수 있는 "허수아비" 정도로 서술하는 것이 바람직하다. 즉, 종래 기술을 언급하는 것이 출원서의 등록을 돕지 못하거나 발명의 장점을 재판장 또는 배심원이 잘 이해할 정도로 돕지 못한다면 종래 기술을 명세서 내의 어느 부분에서도 서술하지 않는 것이 유리하다.종래 기술의 설명을 상세히 하는 것은 소송 시에 문제를 발생시킬 수 있는 위험성이 있기 때문이다. 미국 특허청은 출원인이 종래 기술의 수준을 낮게 평가하는 것도 원하지 않는다.
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[미국] 미국 특허 명세서의 구성 및 발명의 명칭미국 특허 명세서는 발명의 명칭(title of invention), 상호 관련 참고자료(cross-reference to related application), 발명의 배경(background), 요약(summary), 도면의 간단한 설명(brief description of the drawings), 상세한 설명(detailed description), 청구범위(what is claimed is), 공개의 요약(Abstract) 순으로 작성된다.발명의 명칭은 명세서 첫 번째 페이지의 상단에 위치하며, 간결하면서 기술적으로 정확하게 작성해야 된다. 너무 일반적이거나 넓은 의미의 명칭은 거절될 수 있으므로 피하는 것이 바람직하다.상호 관련 참고자료에서는 분할 출원서와 같은 출원서 뿐만 아니라 우선권이 청구된 최초 출원서를 포함하며 해당 출원서를 확인할 수 있도록 충분히 언급돼야 한다. 일반적으로 출원번호, 출원일, 발명자, 제목, 인적사항이 기재될 수 있다.만약 상호관련 참고자료에서 해당 출원서의 일련번호가 할당되지 않은 상태라면, 명칭, 발명자, 주제, 대리인 등록번호, 외국 우선권 출원서 등 해당 출원서를 확인할 수 있는 충분한 정보가 제공돼야 한다.상호 관련 참고자료에 기재된 해당 출원서의 내용은 해당 출원이 공개될때 비밀 유지 상태가 상실되므로 영업비밀로 유지되어야할 필요가 있는 경우에는 상호관련 참고자료가 되지 않아야 한다.또한 스폰서가 정부인 공동연구와 개발의 경우에는 발명에서의 어떤 권리에 대해 상호 관련 참고자료에 기술할 수 있다.
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[미국] 미국 특허 명세서의 베스트 모드미국 특허법 35 U.S.C. §112에서는 발명을 실시하기 위한 베스트 모드(best mode)를 명세서에 기재해야 할 것을 요구한다.만약 발명자가 발명을 실시하기 위해 명세서에 기술한 것보다 더 좋은 모드를 알고 있거나 베스트 모드를 숨긴다면 해당 특허는 무효화될 수 있다.이때 베스트 모드 조건은 특허청구범위에 청구된 대상에만 요구되므로 베스트 모드 조건을 충족하는지를 판단하기 전에 특허청구범위를 확정하는 것이 바람직하다.발명자가 출원일 이후에 베스트 모드를 발견하는 경우에는 무효화되지 않는다. 명세서에 기술된 발명이 베스트 모드라면 상업적으로 이용할 수 있는 방법일 필요는 없다.다만 해당 발명이 상업적 생산 방법으로 사용되는 것을 발명자가 출원일 당시에 알았다면 명세서에 공개해야 한다. 발명자가 베스트 모드를 결정하는 방법 중 하나는 발명을 실시한다면 어떤 방법을 사용할지를 확인하는 것이다.베스트 모드를 공개하기 위해서는 "주관적인" 베스트 모드를 결정한 후에 객관적인 베스트 모드를 결정하는 것이 바람직하다. 다양한 실시 사례를 제공하는 것은 베스트 모드를 공개하는 데에 효과적인 방법이 될 수 있다.명세서에는 베시트 모드를 명료하고 정확한 용어로 설명하여 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명되어야 한다.이때, 과도한 실험을 요구해서는 안되지만 적정한 양의 실험은 허용된다. 또한 베스트 모드를 실시하기 위한 특정 물질의 종류를 알고 있다면 일반적인 물질을 기술해서는 안 된다.상표가 있는 물질이 사용되는 경우에는 그 이름, 특정 양 및 제조자를 충분히 공개해야 한다. 한편 영업비밀과 베스트 모드는 양립되지 않기 때문에 영업비밀에 해당되는 정보를 명세서에 공개하지 않는 것이 공급자 또는 발명자에게 이익이 될수 있을지라도 베스트 모드 규정은 엄격히 준수돼야 한다.만약 해당 내용이 공개되지 않았다면 베스트 모드를 공개하지 못한 것에 해당되므로 해당 청구 범위는 무효화될 수 있다.
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[미국] 미국 특허 명세서의 상세한 설명 요건미국 특허 명세서는 상세한 설명에서 청구 범위에 기재된 발명을 해당 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 이해할 수 있도록 상세히 설명해야 한다. 요건을 만족하지 못하면 발명의 상세한 설명에 대한 보정을 통해 극복될 수 있다.특히 청구 범위를 보정하거나 새로운 청구항을 추가했을 때 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으면 보정된 청구 범위는 최초 출원시에 설명된 발명의 범위를 벗어난다는 이유로 거절된다.이 경우에는 새로 출원할 수 있으나 최초 출원일의 지위는 소멸된다. 즉 발명자의 우선 출원일의 이익을 지키기 위해서라도 명세서의 발명의 상세한 설명은 청구범위를 포함하기 때문에 충분히 상세하게 설명돼야 한다.만약 발명자가 기술적 사상을 도면에 충분히 표현하고 있다면 도면 하나만으로도 "명세서의 상세한 설명" 요건을 만족시킬 수 있다.미국 특허 명세서에서는 도면에 도시된 내용을 바탕으로 발명의 상세한 설명이나 청구범위를 보정할 수도 있다. 다만 보정된 설명이나 청구 범위가 도면에 의해 뒷받침되지 않는 경우에는 거절될 수 있다.또한 상세한 설명에는 발명의 대체 가능한 모든 버전을 포함하거나 다양한 실시예를 포함하는 것이 바람직하다. 이때 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 용어와 부호를 사용하는 것이 좋다.
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[미국] 미국 특허 청구 범위의 종속항 작성 전략미국 특허 청구 범위의 종속항의 경우에는 하나의 독립항에 5개 이상의 종속항을 사용하지 않는 것이 바람직하다. 종속항이 그 자체로 특허성이 있다면 독립항으로 작성하는 것이 권장된다. 너무 많은 수의 청구항을 작성하는 경우에 권리범위에 대한 이해가 어려워질 수 있기 때문이다. 또한 유사한 청구항들은 상호간에 중복항으로 인해 거절될 수 있다.일반적으로 종속항은 독립항의 범위를 한정하는 데에 사용된다. 불명료한 용어에 관한 문제를 완화하기 위해 사용될 수도 있다.또한 다중 인용 종속항(multiple dependent claim)은 청구 범위의 구조를 파악하는 데에 용이하고 재작성 또는 보정서를 제출하는 경우에 유리하다는 장점이 있다.반면에 출원료나 수수료가 많이 들수 있다는 단점이 존재한다. 아울러 가능하면 청구범위에 숫자를 사용하는 것보다 기능적 용어를 사용하는 것이 바람직하다. 기능적 용어는 발명을 명확히 정의할 뿐만 아니라 모방하기 힘들기 때문이다.만약 정확한 숫자가 중요하지 않지만 숫자에 의한 한정이 필요한 경우에는 정확한 숫자를 사용하지 않고 "about"을 활용하는 것이 좋다. 청구 범위를 모호하게 하는 것이 아니지만 소송이 진행되는 경우에는 어려움이 발생될 수 있기 때문이다.
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[미국] 미국 특허 청구 범위의 초안 작성 전략미국 특허 청구 범위의 초안을 작성할 때에는 발명의 기술적 사상을 표현할 수 있도록 가능한 많은 종류의 출원을 진행하고 하나의 출원에 다양한 범위의 청구 범위를 포함하는 것이 바람직하다. 이 외의 주의 사항은 발명의 신규성이 강조되도록 하는 것이다. 이를 위해 3단계에 걸쳐 특허 범위를 작성하는 것을 권장한다.1단계에서 발명의 특징을 모두 나타내는 "그림 청구범위(picture claim)"를 작성한다. 그림 청구범위에서는 하위 구성요소와 그 상호작용에 대해 설명하고, 크기, 모양 등의 물리적 특징을 상세히 설명한다. 화학적·물리적 구조를 만드는 물질 및 온도나 지속시간 같은 조건에 대해 설명할 수 있다.2단계는 "그림 청구범위(picture claim)"에서 불필요한 한정사항이나 구성요소를 제거하면서 넓은 청구 범위로 재작성한다.넓은 청구 범위로 재작성하는 경우에는 발명의 목적을 달성할 수 있도록 기능적 조합을 형성하는 최소한의 구성요소만으로 작성한다.예를 들면 선행기술에 A와 B가 존재하고, C와 D는 새로 발명됐다면 A+B+C+D로 작성하는 것이 아니라 A+B+C 및 A+B+D와 같이 작성하는 것이 광의의 권리범위를 확보할 수 있다.또한 불필요한 구성요소나, 전제부(preamble), 연결부(transition) 및 본문(body)의 한정사항을 최대한 제거한다. 특히 청구항의 범위를 제한하는 것으로 해석되는 전제부(preamble)의 용어는 삭제돼야 한다.개방형 연결부(transition)를 사용하여 연결부의 한정 사항을 제거할 수 있다. 본문(body)에서는 발명의 본질적인 구성요소를 나타내는지를 고려해야 한다. 아울러, 구성요소를 기능적으로 표현하면 넓은 권리범위를 갖도록 구성요소를 설명할 수 있다.3단계에서는 넓은 청구 범위에 구성요소를 추가하고 더 상세히 설명하는 중간 수준의 청구범위를 작성한다. 즉 넓은 청구 범위가 받아들여지면 다른 좁은 범위의 종속항은 미국 특허법 35 U.S.C §112조의 조건을 충족하면 된다.방법 발명을 청구 범위에 포함하는 경우에는 해당 방법을 실행하는 장치를 함께 청구 범위에 작성하는 것이 바람직하다. 해당 방법을 실행하는 장치를 생산하는 생산자를 고소할 수 있기 때문이다.
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[미국] 미국 특허 청구범위의 종속항 및 젭슨 청구항미국 특허 청구 범위에서 종속항은 독립항의 전제부를 동일하게 반복한 후, "as recited in claim 1", "of claim 1", "as specified in claim 1" 또는 "as defined in claim 1"과 같은 표현을 사용해 청구항에 대한 종속성을 나타낸다. 종속항은 일렬로 숫자를 붙여 기술하며, 독립항보다 먼저 기술돼서는 안 된다. 종속항은 해당 청구항 내에 기술되는 구성요소의 상호 작용과 독립항의 구성요소들의 상호 작용에 대해서도 정의해야 한다.종속항에 새로이 나타나는 구성요소는 독립항의 구성요소들과의 작용에 대해 설명해야 한다. 또한 "further comprising", "including", 또는 "further including"과 같은 형태의 개방형 독립항은 구성요소를 부가하기 위한 종속항을 암시한다.종속항은 구성요소를 추가하거나 이미 소개된 구성요소를 보다 자세히 설명하는 경우에 독립항의 구성요소를 한정할 때 사용한다.다수의 종속항(multiple dependent claims)은 일련의 종속항을 간단히 쓰기 위한 경우에 사용되며 하나 이상의 독립항을 동시에 인용해서는 안 된다. 또한 다수의 종속항은 다른 종속항에 의해 인용돼서는 안 된다.젭슨 청구항(Jepson claim) 타입은 이미 존재하는 물건, 방법, 조성에 관한 이용발명의 경우에 사용되지만 선호되지는 않을 뿐만 아니라 권장되지도 않는다.젭슨 청구항의 전제부가 선행기술의 전제부에 포함되는 모든 요소를 허용하는 의미로 해석될 수 있기 때문이다. 특히 대부분의 발명에서 비자명성은 어떤 특정 요소간의 조합에 의해서가 아니라 일반적인 구성요소 간의 조합에 있기 때문이다.