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[미국] 미국 특허 출원시 도면 작성 방법도면은 특허가 될 수 있는 대상의 이해를 높이기 위해 필요할 때 출원서에 포함해 함께 제출돼야 한다. 도면없이 제출된 출원서의 경우에는 미국 특허청이 도면 첨부의 필요성 여부를 결정해야 한다.만약, 도면이 출원서와 함께 제출돼야 하는 경우로 인정된다면 해당 출원서는 불완전한 출원이므로 거절되며, 첨부 도면이 제출될 때까지 출원일은 인정되지 않는다.도면 작성은 미국 특허법 37 CFR § 1.84 의 도면 규정(Standards for drawings) 및 미국 특허 심사지침서(MPEP; Manual of Patent Examining Procedure)에 따라 엄격한 제한을 받는다.도면의 형식을 표준화해 최소한의 노력으로 발명을 용이하게 이해할 수 있도록 하기 위한 목적이다. 도면에는 청구범위 내에 설명된 발명의 모든 구성요소를 도시해야 한다. 일반적인 도면의 경우에는 도면 부호 또는 식별 부호를 이용해 간략히 설명할 수도 있다.
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[미국] 미국 특허 출원시 명세서 작성 방법명세서는 해당 기술 분야에 속하는 통상의 기술자(당업자)가 실행할 수 있을 정도로 발명을 상세히 설명한 문서다. 명세서에는 발명을 구현하기 위한 베스트 모드(best mode)를 제공해야 한다.명세서에는 발명의 명칭, 관련 출원의 상호 참증(해당시), 공동후원에 의한 연구에 있어서 발명의 권리에 대한 진술(해당시), 발명의 배경, 발명의 용약, 도면의 간단한 설명, 실시예에 대한 상세한 설명, 청구범위, 요약서가 포함된다.1) 발명의 명칭은 기술적으로 발명을 설명하도록 간략히 작성돼야 하며, 특허 분류와 색인 작업에 도움을 준다.2) 상호 참증은 최초 출원서에는 포함되지 않으며, 계속 출원(CA: Continuation Application), 분할출원(DA: Divisional Application), 또는 일부 계속 출원(CIP: Continuation-In-part Application)에 사용된다. 계속 출원, 분할출원, 일부 계속 출원은 최초 출원에 대한 출원일을 소급받기 위해 최초 출원서의 특정 자료를 포함해야 한다. 3) 연방정부가 지원한 기금에 의해서 발명 또는 개발되었다면 발명에 대한 정부의 권리 범위와 관련한 진술서는 명세서에 첨부돼야 한다. 4) 발명의 배경에서는 발명의 기술 분야 및 발명에 관련된 기술에 대한 간단한 설명이 서술된다. 발명의 기술 분야에는 청구된 발명을 포함하는 기술적 분야를 설명해야 한다.특히 청구된 발명의 대상에 직접 관련돼야 하고, 미국 특허 분류에서 정의된 문구를 사용하는 것도 가능하다. 발명에 관련된 기술에는 선행기술을 간단하게 설명하는 적어도 하나 이상의 문장이 서술된다.다만, 여기에 서술된 문장은 선행기술로 인정된 기술로 평가될 수 있으므로 출원자의 발명 또는 일부에 대한 설명은 회피하는 것이 바람직하다. 5) 요약(summary)에서는 발명에 필수적인 사항을 간략하게 설명한다. 예를 들면, 발명의 장점 또는 종래기술의 문제점을 어떻게 해결했는지 기술한다.6) 도면의 설명에서는 출원서에 도면이 포함된 경우에 도면에 대한 간단한 설명을 서술한다. 명세서에 도시된 도면은 정확하게 작성돼야 하고 출원서에 포함되어 있다는 것을 명확히 나타내는 것이 바람직하다.7) 발명의 상세한 설명에서는 발명의 기술 분야에서 통상의 당업자가 발명을 실시가능할 정도로 최소 하나의 실시예에 대해 충분하고 상세히 설명해야 한다. 특히, 발명의 신규성이 있는 양태를 제시하고 기존 기술과 구별될 수 있도록 서술한다. 또한 출원서를 출원하는 시점에 발명에 대한 베스트 모드에 따른 실시예를 서술한다.일반 공중이 공개된 특허 명세서를 바탕으로 다수의 실험 없이도 발명을 구현할 수 있어야 하기 때문이다. 소송과정에서 베스트 모드가 아닌 것이 증명되는 경우에는 등록된 특허가 무효화 될수도 있다. 또한 발명의 상세한 설명에서는 발명을 정확하게 묘사하도록 짧고 명확하게 서술돼야 한다.통상의 의미를 위반하지 않는 범위 내에서 단어를 함축적이거나 명료하게 정의한다면 출원자는 발명을 설명하기 위해 자신만의 용어를 사용할 수 있다. 아울러 해당 기술 분야에서 통상적으로 알려진 구조나 공정 단계에 대해서는 이를 상세하게 서술할 필요는 없다.8) 특허 청구범위에는 발명의 대상을 특정하도록 명백하게 청구하는 적어도 1개 이상의 청구항이 포함돼야 한다. 청구범위는 발명에 대한 특허권의 보호범위를 한정한다.미국 특허 청구범위에서는 "I claim", "We claim" 또는 "What is claimed is"와 같은 문장으로 시작해야 한다. 청구범위는 다른 청구범위의 영향없이 발명을 청구하는 독립항과 다른 청구범위의 한정에 제약되는 종속항으로 구분된다.또한 청구범위는 가장 넓게 청구되는 첫 번째 청구범위부터 순차적으로 작성되며, 아라비아 숫자로 일련 번호를 붙여야 한다. 청구범위에는 명세서에서 언급된 대상만을 포함할 수 있다.이를 벗어나면 미국 특허청의 심사과정에서 거절되거나 소송과정에서 무효화될 수 있다. 청구범위 내에 사용된 용어와 문장의 의미는 발명의 상세한 설명에서 명백하게 지지돼야 한다.9) 요약서(Abstract)에는 명세서의 기술적 공개를 요하는 내용을 간단히 요약한 내용이 서술되며 청구범위 다음에 위치한다.요약서는 특허청 심사관과 일반에게 빠른 정보를 제공하여 발명의 필수적인 사항을 용이하게 판단하도록 하기 위한 목적으로 작성된다. 요약서에는 발명의 장점 또는 이론적인 내용을 언급하지 않고 선행기술과 발명을 비교하지 않아야 한다.
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[미국] 미국 특허 출원시에 제출하는 10가지 서류미국 특허 출원을 위해서는 하기와 같은 서류를 제출해야 한다.1. 명세서 (a specification) - 청구범위(claims)를 포함2. 도면 (drawings-필요시)3. 우선권 주장 (priority-필요시)4. 발명자의 선언서(a declaration)5. 양도증(an assignment - 해당시)6. 대리인 위임장(a power of attorney)7. 소규모 업태서(a small entiry form - 해당시)8. 정보공개 진술서(an information disclosure statement)9. 표지 (a cover sheet)10. 수수료 지불 (a fee payment)
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[미국] 특허 출원을 서둘러야 하는 이유 및 빠른 출원 방법특허 출원을 서둘러야 하는 이유는 특허 분쟁시에 등록된 특허의 기준일은 특허 등록일이 아니라 특허 출원일이기 때문이다. 보다 상세한 이유를 살펴보면 다음과 같다.1. 특허 침해에서 어느 쪽도 증거를 제시하지 못한다면 출원일이 빠른 특허을 가진 쪽이 승리함.2. 특허 출원일이 늦어질수록 특허 심사과정에서 선행기술에 의해 거절되거나 특허소송에서 무효화될 확률이 높아짐3. 특허 출원이 늦어질수록 출원자 자신의 상업적 활동이나 반포된 간행물에 의해 법적으로 등록 거절될 수 있음4. 미국 특허 출원일 전에 미국에서 발명자가 출판한 간행물에 대해서는 1년의 유예기간(grace period)이 존재해 미국 특허 등록에 영향을 주지 않지만 외국 특허로 출원시에는 거절될 수도 있음최대한 빨리 특허 출원의 필요성이 있는 발명의 경우에는 하기와 같은 방법들을 이용할 필요가 있다.1. 발명자의 최초 공개 문서와 과학 논문 초고가 존재하는 경우에는 가출원(provisional application)을 활용해 해당 문서의 요약서와 단일 청구범위를 특허출원서를 출원하고 우선 출원일을 확보한 이후에 본 출원을 진행함2. 청구범위를 가능한 넓게 잡고 종속항의 초안을 잡는 것이 효율적임3. 빠른 출원일을 확보하는 것이 매우 중요한 발명인 경우에는 신규성 확인을 위한 선행기술 조사를 보류하거나 출원의 초안과 병행함4. 즉시 출원이 필요한 경우에는 도면의 완성을 기다리지 말고 발명의 대략적인 스케치를 활용함5. 빠른 출원일을 확보하는 것이 매우 중요한 발명인 경우에는 선언서나 양도증과 같은 정식 서류없이 출원하여 출원일을 획득한 이후에 보정서를 제출함
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[미국] 미국 특허 출원 명세서 작성시 중요 원칙 9가지특허청에 따르면 2016년 기준으로 특허 침해에 따른 우리나라 평균 손해배상액은 약 6000만원이고, 미국은 평균 손해배상액이 약 65.7억원에 달한다.심한 경우에는 특허를 침해한 기업이 파산할 수도 있다. 특히 최근에는 4차 산업혁명에 따른 기술 발전이 더욱 가속화되고 있어 그에 따른 특허 분쟁은 더욱 심화되고 있다.이와 같은 특허 분쟁에서 가장 기초가 되면서 핵심적인 사항은 등록된 특허의 가치 평가다. 등록된 특허가 제대로된 가치 평가를 받기 위해서는 특허 출원시에 기술을 설명하기 위해 작성되는 명세서가 특허법의 규정에 맞아야 한다.다양한 실시 사례를 포함해 작성하는 것이 필요하다. 특히 미국 특허의 경우에는 우리나라 특허 제도와는 상이한 규정이 많으므로 특허 명세사 또는 변리사가 이를 명확히 숙지할 필요가 있다. 이를 고려해 미국 특허 출원 명세서 작성시에 필요로 하는 중요한 원칙은 아래와 같다.1. 발명이 속한 분야의 당업자가 이해할 수 있도록 발명을 기술함2. 발명을 구현했을 때 실시될 수 있을 정도로 발명을 기술함3. 발명의 실시 사례는 최적의 모드를 기술함4. 중요하지 않은 특징일지라도 발명을 구현하는 데에 필수적인 구성요소 모두를 기술함5. 심사관, 배심원, 재판장이 발명의 가치를 이해할 수 있는 용어를 사용함6. 심사관이 오인하지 않도록 사실대로 명료한 문장을 사용함7. 유사한 기술의 청구를 방어할 수 있도록 청구 범위를 최대한 넓게 기술함8. 청구범위의 작성시에는 선행기술에 포함되지 않도록 청구범위를 충분히 좁게 기술함9. 청구범위의 작성시에는 비자명성(진보성)을 갖도록 기술함
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[미국] 특허법, 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용 제한 시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙 준수미국 특허법에 따르면 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 경우에 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다.특허권의 권리는 발명을 서술한 명세서에 작성된 청구항을 통해 확보할 수 있다. 이에 따라 서술된 청구항의 해석에 따라 권리범위가 적용될 수 있는 범위가 달라질 수 있으므로 이에 대한 이해는 매우 중요하다. 예를 들면 특허 명세서에 개시된 발명의 서면 설명에 비춰 특허의 청구를 해석해야 하는지 여부 또는 미국 항소 법원이 우선 청구조건의 일반적인 의미를 결정해야 하는지 여부도 하나의 중요한 요소가 될 수 있다.이에 대한 실례로서 컨티넨털 서킷(Continental Circuits)과 인텔(Intel)간의 소송을 소개한다. 이 판례에서는 특허권자가 주장 범위를 명확하고 명백하게 반박하지 않았다.그 과정이 청구된 발명의 필수 부분이라는 것을 명확하게 하지 않은 경우, 제품 청구를 제한적으로 해석하는 것은 부적절하다는 점을 보여준다.국문요약 : 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.연방순회 항소법원에서는 비록 명세서에 “repeated desmear process” 용어가 사용됐지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원의 잘못을 지적했다.또한 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다는 점을 언급했다.영문요약 : Incorporating Limitation from Specification(Issue of Claim Construction)Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019)History: • Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel.• Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.”• Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process.District Court:• Interpreted the limitations to require repeated process.• Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process.• Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art.Federal Circuit:• Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.”• The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process.• Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.”• Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here.• FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims.• Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.