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[미국] 미국 특허 출원시 발명자 면담미국 특허 출원시 발명자와 면담을 준비하는 것은 특허 출원 절차에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있기 때문에 매우 중요하다.발명자와의 첫 면담 전에 발명공개, 생산품의 도면, 선행기술에 대한 정보 등에 대한 자료들을 검토함으로써 발명자와 신속한 면담을 진행할 수 있다. 이때 발명자는 관련된 모든 자료를 제공해야 한다.발명자와의 면담에서는 발명자가 발명의 장점과 상업적으로 중요한 발명의 특징을 이야기하도록 한다. 또한 특허 변리사는 발명자로부터 실시 가능한 공개자료(enabling disclosure)를 확보해야 하고 발명을 이해하고 실시하기 위한 모든 정보를 획득할 수 있어야 한다.예를 들면 발명과 관련된 도면, 논문, 실험실 노트, 사진 등의 자료를 확보할 수 있다. 또한 발명의 모든 구성요소의 명칭을 물어보고 각 구성요소의 결합이나 대체 물질, 변수의 범위 등의 다양한 실시예나 대안을 확보하는 것이 바람직하다.이떄 특허 변리사는 대안을 확보하면서 공동발명자가 되지 않도록 주의해야 한다. 특허 변리사는 질문을 하고 발명자를 이끌어야 한다. 예를 들면 발명의 청구범위를 확장하는 경우에 특허 변리사가 내용을 생각했다고 할지라도 발명자가 제안하는 사람이 돼야 한다. 또한 발명자가 선행기술과 발명자의 발명의 차이점을 설명해야 한다.발명자와의 면담이 종료되면 출원 초안 명세서를 작성해 발명자에게 송부한다. 발명자가 출원에 대해 승인하면 출원의 최종 서류가 준비되고 발명자는 정식 출원 서류들을 실행해 출원이 이뤄진다.
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[미국] 미국 특허 출원시 발명자와 사전 작업미국 특허 출원시 발명자와의 사전 작업은 매우 중요하다. 발명자는 발명을 정확히 기술하는 선행기술을 확인하고 구별하는데 도움을 주거나, 넓은 청구항을 쓰는데 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라 공개에 필요한 정보를 제공해 줄 수 있기 때문이다.일반적으로 발명자를 정하기에 앞서 발명을 확인해야 한다. 이때 선행기술에 이미 나타난 내용을 한 발명자가 제시한 경우 그 발명자는 출원에서 제외돼야 한다. 이와 같이 발명을 확인하지 않고 적절한 발명자가 누구인지를 정하는 것은 종종 어려운 일이 될수도 있다.공동 발명자인 경우에도 발명자 A가 중요한 개념을 제시하고 발명자 B가 당업자라면 충분히 알수 있는 발명의 실시를 위해 단순히 발명의 개념을 정리하고 발전시킨 것이라면 발명자 A가 유일한 발명자가 될 수 있다. 즉, 미국 특허에서 발명자는 특허를 요구하는 발명의 최종 개념에 있어 적어도 어떤 역할을 수행한 자이어야 한다. 발명자를 결정하는 데에는 아래와 같은 기준이 참조된다.1)가능하면 다소 많은 수의 발명자를 포함하는 것이 상대적으로 더 안전하다. 진정한 발명자가 누락되면 소송중 불리한 증언을 할 수도 있기 때문이다. 또한 실수로 발명자가 아닌 자가 포함돼 특허가 허여되지 않는 경우는 드물기 때문이다.2)공동발명자가 물리적으로 함께 동시에 작업할 필요는 없으며, 발명에 대해 같은 양이나 형태의 공헌을 할 필요도 없다.3)각 청구항의 중요 개념에 모든 공동발명자가 공헌할 필요는 없다.4)실험실 기술자처럼 단순히 다른 사람의 실험을 하거나 디자인하는 사람은 발명자가 아니다.5)발명자의 단순 감독자나 고용자는 발명자가 아니다. 직무 발명의 경우에는 고용자가 특허권을 가질 수 있을 뿐이다.6)고객이 발명자라고 생각하는 사람이 발명자가 아닐수도 있으므로 진정한 발명자를 조사할 필요가 있다.7)실수로 발명자를 잘못 선정한 경우라면 발명자를 고칠 수 있고 특허도 무효가 되지 않을 수 있다.8)발명자를 잘못 선정한 경우에는 미국 특허법 35 U.S.C. §116에 따라 보정하거나 해당 출원을 포기하고 미국 심사 지침서 MPEG §201.03에 따라 재출원할 수 있다.
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[미국] 미국 특허 출원서 표지 및 우편 출원미국 특허 출원시에는 출원서 표지와 출원료를 제출해야 한다. 출원서 표지에는 출원인, 출원서류의 목차, 출원료(출원에 관계된 수수료)가 포함된다. 이를 통해 발명자의 성명, 출원의 명칭, 도면의 장수, 양도 서류, 소규모 업태서(small business entity), 정보공개진술서(an information disclosure statement), 선언서(a declaration), 위임장(a power of attorney) 및 다른 출원과 관계된 서류가 확정된다.수수료율은 일반 출원자에게는 기본적인 출원 수수료를 부과하고, 소규모 단체 출원자에게는 할인 수수료를 부과한다. 최대 3개의 독립항을 포함한 총 20개의 청구항까지 기본 수수료가 적용된다.부가적 청구범위 또는 독립항은 초과 수수료가 요청되고, 종속항을 포함하도록 출원된다면 초과 수수료가 청구된다.표지에 계산된 출원수수료는 미국 특허청의 납부계정에 바로 지불할 수 있다. 출원자는 특허청에 의해 청구되는 시점 이전에 납부계정에 납부해야 하며 표지에는 정확한 납부계좌번호를 표기해야 한다.미국 특허를 우편 출원하는 경우에 출원서 봉투에는 출원서 내에 포함된 서류를 확인하는 출원자의 특허변리사 또는 출원자에게 통보된 반송 우표와 소인이 포함돼야 한다.출원봉투가 특허청에 접수된 때 우편물은 출원서의 가출원번호, 영수증 날짜와 반송우편 소재지를 기재해 우송한다. 특허청에 의해 소인된 날자에 의해 특허청이 확인한 서류의 영수증은 추정증명(prima facies evidence)으로 간주되기 때문에 우편은 중요하다.특히 우편물의 확인서, 우편물의 일자 기재와 출원서를 우송하는 사람에 의한 서명은 출원서에 함께 첨부돼야 한다. 전자 출원시에는 이러한 절차가 필요 없다.
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[미국] 미국 특허 출원 정보 공개 진술서(IDS) 개요미국 특허 출원을 준비 중이거나 진행 중, 특허 출원에 실질적으로 관여된 사람은 누구든지 특허심사에 중요하다("material")고 인정되는 정보를 인지하고 있다면 이를 모두 미국 특허청(USPTO)에 제출해야 할 개시 의무가 있다. 관여자는 발명자, 권리의 양수인, 대리인 등을 포함한다.개시 의무는 중요하다고 인정되는 정보를 미국 특허청에 정보 공개 진술서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출함으로써 수행할 수 있다. 이때 중요한 정보란 이전에 제출된 적이 없는 새로운 정보로서 아래와 같은 종래 기술을 포함한다.1) 특허, 특허출원, 반포된 문서(책, 저서, 논문, 광고, 간행물 등)2) 발명과 비슷하거나 또는 관련된 물건 및 방법3) 발명에 관여한 모든 발명자의 이름4) 발명과 관련해 최초로 상업적 행위가 있었던 시기에 대한 정보(또는 최초로 상업적 제품이 출시된 시점)5) 실험적 이용 및 테스트이와같이 정보 공개 진술서(IDS)에는 발명이 단독 발명인지 선행기술과의 결합인지, 앞성 공개와 관련된 정보, 발명과 관계있는 상업적 활동 등이 기재돼야 한다.만약 특정 참고자료의 자료성에 대해 의심이 가는 경우에는 정보 공개 진술서 내에 포함되도록 인용하는 것이 안전하다. 해당 정보가 제출되어야 하는 자료인지를 심사관이 결정하기 때문이다.개시 의무를 위반하는 경우 중에서 출원인이 중요한 정보를 실수가 아닌 고의로 제출하지 않는 경우에는 불공정 행위(inequitable conduct)가 성립된다.불공정 행위가 성립되면 당해 특허는 효력이 상실돼 권리행사가 불가능해진다. 이와 같은 불공정 행위는 미국 특허청에 대한 기만행위(fraud)로 인정되며, 재심사(reexamination) 절차 또는 재발행(reissue) 절차에 의해 사후적으로 치유될 수 없다.
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[미국] 미국 출원시 소규모 업태서미국 특허청은 출원인이 “소규모 단체(small entity)”라는 요건을 만족하면 50% 이상의 출원수수료를 할인해 준다. 특허출원 중 발생되는 모든 특허청 수수료와 부수적으로 발생되는 비용에 적용된다. 또한 등록시 요구되는 유지 수수료에도 적용된다. 소규모 단체에는 아래와 같이 3가지로 구분된다.첫째, 독립 발명가 - 소규모 단체 형태를 가지지 않은 사람으로서, 소규모 아닌 단체 또는 개인에게 발명에 대한 권리를 양도하지 않았다는 것을 진술서에 명기해야 한다.둘째, 소규모 사업체 - 500명 이하의 종업원을 가진 사업장(일 회계년도 이상 고용된 시간제와 전일제 고용인을 포함한 평균 종업원 숫자)으로서, 진술서는 사업체 소유자 또는 권한 있는 직원에 의해 서명돼야 하고, 발명에 대한 배타적 권리가 소규모 단체에 있다는 것을 명기해야 한다.셋째, 비영리 단체 - 미국 특허 규칙 37 C.F.R §1.9(e) 및 특허 심사지침서(M.P.E.P) §509.02에 열거되며, 비영리 단체의 서명자는 자기 조직의 범위를 증명해야 한다.소규모 단체(small entity)는 어느 나라에서나 위치할 수 있으며 미국에 위치해야 한다는 규정은 없다. 그러나 소규모 단체 이외에 개인 또는 단체에 권리가 양도된다면 소규모 단체에 따른 권리는 상실된다.출원 수수료의 할인 혜택을 받기 위해서는 출원자는 할인된 수수료의 청구일로부터 수수료가 납부된 후 60일 이내에 특허청에 소규모 단체인정 신청서를 제출하는 데 필요한 진술서를 제출해야 한다. 공동 발명자들이 포함된 경우에 각 발명자는 증명된 진술서에 서명해야 한다.
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[미국] 특허 출원 대리인 위임장미국 특허 출원을 특허 변리사(Patent attorney) 또는 대리인을 통해 진행하는 경우에는 위임장이 첨부돼야 한다. 위임장은 특허청에 특허 변리사 또는 대리인이 동 출원서의 업무대행자로서 제3자를 대표한다는 뜻으로 해석된다. 즉, 위임장은 특허청에 제출된 서류에 대해 행해지는 모든 업무를 임명된 특허 변리사 또는 대리인에게 서명자가 권한을 부여했다는 것을 의미한다.위임장은 양수인이 작성하고, 출원서에 등록된 특허 변리사 또는 대리인이 서명해야 한다. 위임장을 제출하는 것은 특허출원의 소유자와 출원 자체를 확인시키는 것으로 해석된다.특허 변리사의 이름과 특허청 등록번호가 제공되며 특허청과 특허 변리사 또는 대리인간의 상호 교류를 빠르게 한다. 위임장 진술서는 서약서 또는 선언서와 같이 제출되며, 발명자가 2가지 서류에 서명한 합철된 서류로 제출하는 것이 더욱 편리할 수 있다. 특허 소유자의 이름과 주소 그리고 국적도 기재해야 한다.
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[미국] 미국 특허출원시 서약서 또는 선언서의 중요성미국 특허 규칙 37 C.F.R § 1.63.에는 서약서(Oath) 및 선언서(Declaration)를 위한 필수 요건에 대한 정의가 아래와 같이 규정돼 있다.1. 문서로 발명자와 명세서를 확인할 수 있어야 한다. 1)각 발명자는 각자의 이름, 거소, 시민권이 속한 국가를 명시해야 한다. 2)선언자는 기재된 발명자가 그 발명의 최초 발명자임을 입증해야 한다. 3)각 발명자는 단독 발명인지 공동 발명인지를 진술해야 한다 - 모든 발명자의 이름이 열거되므로 공동발명인지를 알수 있다. 2. 서약서나 선언서의 작성자는 특허출원서에 설명된 내용의 진실성을 입증해야 한다. 1)선언서에 출원서의 명칭을 기재하면 이 요건을 충족한다. 2)미국 특허청에 제출된 출원은 출원일과 일련번호로 확인된다. 3)선언자는 명세서와 청구항의 내용을 검토하고 이해한다는 서약과 선언을 해야 한다. 4)선언자는 37 C.F.R § 1.56(정보 공개 진술서: Information Disclosure Statement, IDS) 의 규정에 따라 발명과 관련된 정보를 공개해야 하는 의무를 인식해야 한다.3. 서약서와 선언서에는 우선권을 보장받을 수 있도록 미국 또는 외의 자료들을 기재해야 한다. 1)미국 특허법 35 U.S.C §119에 따라 외국의 우선출원일의 이익을 주장하는 경우에는 외국 출원의 출원번호, 국가, 출원일을 확정하여 우선권을 주장해야 한다. 2)미국 특허법 35 U.S.C §120에 따라 미국출원에서의 우선권의 이익을 주장하는 경우에는 그 기초출원의 출원번호, 출원일, 현재 상태를 기재해야 한다. 3)선언서는 선언서에 기재장은 출원이 진행중이면 출원과 동시에 진행할 필요는 없으나 추후에 우선의 주장을 잊어버릴 수도 있기 때문에 가된 진술사항이 선언자의 지식 범위내에서 진실하거나 진실하다고 믿어지는 문구를 포함해야 한다. 4)우선권의 주능하면 출원과 동시에 진행하는 것이 바람직하다. 5)서약서는 공증인이나 영사(consular oficer) 앞에서 진행해야하는 어려움으로 거의 사용되지 않는다.
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[미국] 특허출원시 양도증 첨부 이유발명자가 발명과 출원에서 모든 이익을 양수한 경우에는 양도증을 첨부하여 제출해야 한다. 이를 통해 미국 특허청은 발명자와 특허권리자가 다르다는 것을 알 수 있게 된다.양도증이 제출된 특허가 등록된 경우에는 양수인의 명의로 특허권이 발행된다. 비록 특허 출원시에 양도증을 제출하지 않고 특허 등록때까지 양도증을 제출할 수 있으나 특허 출원서와 함께 양도증을 가능한 빨리 제출하는 것이 좋다. 양도가 기록되지 않으면 이중 양수인이나 저당권자에 대항할 수 없기 때문이다. 양도증에는 발명의 명칭, 발명자 성명, 출원날짜를 기재하여 제출한다.일반적으로 양도 실행 날짜는 "on even date herewith"라고 기재되며, 발명자가 양도와 출원을 같은 날에 진행했다는 것을 의미한다. 또한 양도증에는 양수인의 성명, 주소를 기재하며 미국 특허청이 양수인과 연락할 수 있도록 한다.양도증은 공증을 받아 작성을 증명하는 것이 바람직하다. 공증된 양도증의 유효성 추정은 특허 소유권과 관련된 권리행사시에 양수인에게 법적 이익을 제공한다.
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[미국] 미국 특허 출원 우선권 주장 및 발명자의 선언서우선권은 미국 특허법 35 U.S.C. §119와 §365에 따라 미국 특허 출원서는 적어도 하나 이상의 외국을 지정한 국제 출원 또는 외국의 출원에 대한 출원일을 소급받기 위해 주장된다. 우선권 주장은 국제 출원에 따른 출원일의 시간적 간격을 극복하기 위한 목적이다. 우선권 주장에 따라 특허를 획득하기 위해서는 아래 4가지 조건을 만족해야 한다.1) 같은 발명과 같은 발명자에 의한 출원이여야 한다.2) 미국 출원일로부터 12개월 내에 출원하는 경우여야 한다.3) 미국 출원일로부터 1년 이내에 외국 내에서 그 발명이 특허되지 않거나 반포된 간행물에 기재되지 않아야 한다.4) 외국이 미국 출원에 대해 호혜적인 권리를 부여해야 한다.또한 상기와 같은 우선권을 주장하기 위해 특별한 서식이나 언어를 필요로 하지는 않으나 서약서 또는 선언서에 우선권의 기초가되는 외국출원을 표시하여 우선권의 기초가 되는 출원의 출원번호, 출원국가, 출원일을 확정해야 한다.외국 특허청에서 증명하는 외국 출원 원본의 복사본을 제출해야 한다. 외국 문서인 경우 필요에 따라 번역될 수도 있다. 우선권 주장은 출원료가 지불될 때까지 제출돼야 한다.다음으로 발명자의 선언서는 미국 특허 심사 규칙 37 C.F.R § 1.63에 필수적인 요건이 정의돼 있다.첫째, 문서로 발명자와 명세서를 확인할 수 있어야 한다. 각 발명자는 각자의 이름, 거소, 시민권이 있는 국가, 단독 발명·공동 발명 여부를 밝혀야 한다. 선언자는 기재된 발명자가 그 발명의 최초 발명자임을 확인하는 선언이 포함돼야 한다.둘째, 선언서를 작성한 자는 특허 출원서에 설명된 모든 내용이 진실임을 선언해야 한다. 이런 요건은 일반적으로 선언서에 출원서의 명칭을 기재함으로써 충족된다. 특히 선언자는 명세서와 청구항의 내용을 검토하고 이해한다는 선언이 포함돼야 한다.셋째, 선언서에는 우선권을 보장받을 수 있는 외국 또는 미국의 자료들을 명시해야 한다. 특히 우선권을 주장하는 출원전에 외국에서 한 출원을 확인하는 선언이 포함돼야 한다.출원이 계속되고 있다면 출원시에 선언서를 제출할 필요는 없으나 나중에 제출하는 것을 잊어버리는 것을 피하도록 첫 출원일에 제출하는 것이 바람직하다.
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[미국] 미국 특허 출원시에 제출하는 10가지 서류미국 특허 출원을 위해서는 하기와 같은 서류를 제출해야 한다.1. 명세서 (a specification) - 청구범위(claims)를 포함2. 도면 (drawings-필요시)3. 우선권 주장 (priority-필요시)4. 발명자의 선언서(a declaration)5. 양도증(an assignment - 해당시)6. 대리인 위임장(a power of attorney)7. 소규모 업태서(a small entiry form - 해당시)8. 정보공개 진술서(an information disclosure statement)9. 표지 (a cover sheet)10. 수수료 지불 (a fee payment)