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[미국] 특허심판원, 단순 유사성만으로는 진보성 거절 어려워세계 최초로 특허제도를 고안한 미국의 경우에 특허를 등록받기 위해서는 특허청에 특허를 출원한 후 특허법 절차에 따라 심사를 받아야 한다.심사과정에서 미국 특허법 및 심사규칙(MPEP)에 따른 형식적 요건과 실체적인 요건(101조-발명의 성립성, 112조-기재불비, 102조-신규성, 103조-진보성, 이중특허, 등) 등의 다양한 법률적 규정을 충족시켜야 등록될 수 있다. 아래에 제시한 사례는 '세일가스 분리 및 청소 시스템 특허'와 관련된 무효 심판건에 대한 내용으로서 미국 특허심판원(PTAB)이 판결한 내용이다.1. 국문 요약미국 특허심판원에서는 미국 특허법 103조(진보성)에 따른 인용발명들의 조합을 정당화하기에 충분한 유사성이 있는지에 대한 하기 판례에서, 단순한 유사성만으로는 당업자가 머드 가스 분리기를 세일가스 분리기로 변형하기 어렵다는 점을 근거로 제시하면서 진보성을 유지했다. 즉 무효심판 청구인의 주장이 배척된 것이다.2. 원문 요약 (William Wesley Carnes v. Seaboard (PTAB 2019))History:•Patent at issue is related to Shale Gas Separating and Cleanout System.•Petitioner cited five prior art references to invalidate the claim on obviousness ground.•Petitioner argued that the claims of the patent were obvious because the combination of prior art references, which are in same technical field and provide similar functionality (i.e. mud gas separators and shale gas separators accomplish same objective using the same process).PTAB Holding:•PTAB held that mere similarities would not have provided a skilled artisan to modify the mud gas separators to shale gas separators.•The proper standardis that rejections on obviousness grounds cannot be mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning.•Here, PTAB found that the petitioner’s argument on similarity constituted a mere conclusory statement.•PTAB also rejected the petitioner’s argument that the prior arts address the common problem in the oil and gas industry of safe material disposal. •Petitioner’s assertion that a skilled artisan “could have” combined the references was insufficient for S103.
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[미국] 특허법 101조는 발명의 성립성에 대한 내용 규정미국 특허법 101조는 발명의 성립성에 대한 내용을 규정하고 있다. 발명이 특허로 인정을 받을 수 있도록 특허법에서 규정된 형식에 맞도록 특허 명세서가 작성돼야 한다.이와 관련된 예를 보여주는 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)의 2019년 ChargePoint Inc.(원고) 와 Sema Connect Inc.(피고) 사이의 판결은 아래와 같다.국문요약:미국 연방순회항소법원은 본 특허가 “향상된 충전소”에 대한 것이 아니라 “전기 충전소에 인가된 네트워크"에 관한 아이디어라는 점을 언급했다.결과적으로 “네트워크화된 충전소”와 관련된 특허를 무효화했다. 특허 명세서가 미국 특허법의 규칙에 맞지 않아 특허등록이 무효화돤 사례이다.영문요약 : S101 Involving Electric Vehicle TechnologyChargePoint Inc. v. Sema Connect Inc. (F.C. 2019)History:S101 Invalidation:•FC affirmed and invalidated a patent related to networked charging stations.•Patent owner argued that the invention improved charging stations by allowing the stations to be managed from a central location, and allowing drivers to locate stations, and allowing users to interact intelligently with the electricity grid.•Not abstract b/c the invention is tangible and builds a better machine.•District Court:•Disagreed with the patent owner.•Asserted claims were directed to the abstract idea of communication over a network to interact with a device connected to the network.•Federal Circuit:•FC affirmed and analyzed specification:•“specification also makes clear –by what it states and what it does not –that the invention is the idea of network-controlled charging stations.”•“the specification never suggests that the charging station itself is improved from a technical perspective.”•Patent is directed to the idea of communicating over a network applied to electric car charging stations, instead of being directed to an improved charging station.•Many consider this case to be inconsistent with the new USPTO guidance.•Claim 1 included numerous physical electrical components, but FC ignored them.•It may take some time for USPTO and FC to reach an agreement on S101 analysis.
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[미국] 미국 특허 명세서에서 발명의 실용성 요건미국 특허 명세서에는 미국 특허법 35 U.S.C. §101조의 규정에 따라 발명의 실용성이 존재해야 한다. 기계 분야와 전기 분야에서는 이 요건이 적용되는 경우가 드물지만 화학분야와 생명공학분야에서는 종종 발생될 수 있다. 미국 특허청의 심사관이 실용성에 관한 문제로 거절하는 경우에는 발명의 목적 중 최소한 하나의 실용성을 증명하여야 하며, 다음 6가지 원칙이 적용될 수 있다.첫째, 발명이 공중의 이익이 될 수 있는 실용성을 증명하면 실용성의 조건을 만족하는 것으로 해석된다.둘째, 발명이 실행될 수 없어 "유용한 결과를 얻을수 없는" 경우는 실용성을 결여한 것으로 해석된다.셋째, 발명이 실행될 수 없다는 것은 "해당 기술분야에 속하는 당업자가 해당 발명을 믿을 수 없거나 사실을 오도하는 경우"에 해당되는 것으로 해석된다.넷째, 해당 기술분야에 속하는 당업자가 발명의 유용성을 이해할 수 있다면 실용성의 부족을 의심할 근거가 없는 것으로 해석된다.다섯째, 발명의 유용성이 명세서에 서술되지 않았을지라도 해당 기술 분야에 속하는 당업자가 유용성을 알 수 있고, 해당 명세서가 출원시에 제출됐다면 발명의 실용성 요건은 충족된 것으로 해석된다.여섯째, 해당 기술 분야에 속하는 당업자가 명세서에 서술된 진실성을 의심하지 않는다면 미국 특허청은 서술된 내용의 진실성을 인정해야 한다. 사실적 기록에 바탕을 둔 전문가의 의견을 채택하지 않는 것은 부당하기 때문이다.
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[미국] 미국 특허 청구 범위의 법적 요건 기술 방법미국 특허법 35 U.S.C. §§101조(성립성), §§102조(신규성), §§103조(진보성), §§112조(기재불비), §§121조(제한 요구)에는 특허 청구 범위에 대한 중요한 법적 요건이 기술돼 있다.35 U.S.C. §§101조(성립성)에 따르면 발명은 기술적 사상(subject matter)이 "방법, 기계, 제품 또는 물질의 조성, 이용발명"의 형태로 청구돼야 한다. 또한 발명은 산업상 이용 가능성이 있을 정도로 유용해야 한다.35 U.S.C. §§102조(신규성)에 따르면 발명은 선행기술과 달라야 하는 신규성을 요구한다. 35 U.S.C. §§ 103조(진보성)에 따르면 발명은 선행기술에 비해 비자명성이 필요하다. 35 U.S.C. §§102조와 §§103조의 조문은 특허 청구 범위에만 적용되는 것이 아니라 발명 전체에 적용된다.35 U.S.C. §§112조(기재불비)에 따르면 명세서에는 적어도 하나 이상의 특허 청구범위가 포함돼야 한다. 또한 특허 청구범위에 포함되는 각 청구항은 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 해당 기술이나 장치가 해당 청구범위 내의 영역에 속하는지를 알수 있도록 정확하게 기술돼야 한다.예를 들어 "도면에서 나타낸" 또는 "명세서에서 서술된"과 같은 형태로 작성된 청구항은 해당 법조문을 위반하게 된다. 사람마다 도면 또는 명세서를 보고 다른 의견을 가질수 있기 때문이다.다만, 구성요소의 비율이 변하는 합금, 글자보다 표로 나타내는 것이 더 명확한 경우에는 도면을 참조하거나 그래프를 참조하는 청구항의 작성이 가능하다.35 U.S.C. §§121조(제한요구)에 따르면 하나의 특허에는 하나의 발명만 청구돼야 한다. 만약 둘 이상의 서로 다른 독립적인 발명이 하나의 출원으로 되었다면 하나의 출원에 하나의 발명만 청구되도록 제한 요구(Restriction·Requirement)가 발행될 수 있다. 이를 극복하기 위해 출원자는 분할출원(divisional application)을 진행할 수 있다.
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[미국] 연방순회항소법원, 특허법 101조에 따라 차지포인트의 특허 무효화미국 특허법 101조는 발명의 성립성에 대한 내용을 규정하고 있다. 발명이 특허로 인정을 받을 수 있도록 특허법에서 규정된 형식에 맞도록 특허 명세서가 작성돼야 한다.이와 관련된 사례를 보여주는 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)의 2019년 원고인 차지포인트(ChargePoint Inc.)와 피고인 세마 케넥트(Sema Connect Inc.) 사이의 판결 내용은 아래와 같다.국문 요약:미국 연방순회항소법원은 본 특허가 “향상된 충전소”에 대한 것이 아니라 “전기 충전소에 인가된 네트워크"에 관한 아이디어라는 점을 언급했다.결과적으로 “네트워크화된 충전소”와 관련된 특허를 무효화했다. 특허 명세서가 미국 특허법의 규칙에 맞지 않아 특허 등록이 무효화돤 사례이다.영문 요약 : S101 Involving Electric Vehicle TechnologyChargePoint Inc. v. Sema Connect Inc. (F.C. 2019)History:S101 Invalidation:•FC affirmed and invalidated a patent related to networked charging stations.•Patent owner argued that the invention improved charging stations by allowing the stations to be managed from a central location, and allowing drivers to locate stations, and allowing users to interact intelligently with the electricity grid.•Not abstract b/c the invention is tangible and builds a better machine.•District Court:•Disagreed with the patent owner.•Asserted claims were directed to the abstract idea of communication over a network to interact with a device connected to the network.•Federal Circuit:•FC affirmed and analyzed specification:•“specification also makes clear –by what it states and what it does not –that the invention is the idea of network-controlled charging stations.”•“the specification never suggests that the charging station itself is improved from a technical perspective.”•Patent is directed to the idea of communicating over a network applied to electric car charging stations, instead of being directed to an improved charging station.•Many consider this case to be inconsistent with the new USPTO guidance.•Claim 1 included numerous physical electrical components, but FC ignored them.•It may take some time for USPTO and FC to reach an agreement on S101 analysis.
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[미국] 특허심판원, 단순 유사성만으로는 진보성 거절 어려워세계 최초로 특허 제도를 고안한 미국의 경우에 특허로 등록받기 위해서는 특허청에 특허를 출원한 후 특허법 절차에 따라 심사를 받아야 한다. 심사 과정에서 미국 특허법 및 심사규칙(MPEP)에 따른 형식적 요건과 실체적인 요건(101조-발명의 성립성, 112조-기재불비, 102조-신규성, 103조-진보성, 이중특허, 등) 등의 다양한 법률적 규정을 충족시켜야 등록될 수 있다. 아래에 제시한 사례는 '세일가스 분리 및 청소 시스템 특허'와 관련된 무효 심판건에 대한 내용으로서 미국 특허심판원(PTAB)이 판결한 내용이다.1. 국문 요약미국 특허심판원에서는 미국 특허법 103조(진보성)에 따른 인용발명들의 조합을 정당화하기에 충분한 유사성이 있는지에 대한 하기 판례에서, '단순한 유사성만으로는 당업자가 머드 가스 분리기를 셰일가스 분리기로 변형하기 어렵다는 점을 근거'로 제시하면서 진보성을 유지했다. 즉 무효심판 청구인의 주장이 배척된 것이다.2. 원문 요약 (William Wesley Carnes v. Seaboard (PTAB 2019))History:•Patent at issue is related to Shale Gas Separating and Cleanout System.•Petitioner cited five prior art references to invalidate the claim on obviousness ground.•Petitioner argued that the claims of the patent were obvious because the combination of prior art references, which are in same technical field and provide similar functionality (i.e. mud gas separators and shale gas separators accomplish same objective using the same process).PTAB Holding:•PTAB held that mere similarities would not have provided a skilled artisan to modify the mud gas separators to shale gas separators.•The proper standardis that rejections on obviousness grounds cannot be mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning.•Here, PTAB found that the petitioner’s argument on similarity constituted a mere conclusory statement.•PTAB also rejected the petitioner’s argument that the prior arts address the common problem in the oil and gas industry of safe material disposal. •Petitioner’s assertion that a skilled artisan “could have” combined the references was insufficient for S103.