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[미국] 특허법, 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용 제한시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙 준수미국 특허법에 따르면 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 경우에 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다.특허권의 권리는 발명을 서술한 명세서에 작성된 청구항을 통해 확보할 수 있다. 이에 따라 서술된 청구항의 해석에 따라 권리범위가 적용될 수 있는 범위가 달라질수 있으므로 이에 대한 이해는 매우 중요하다. 예를 들면 특허 명세서에 개시된 발명의 서면 설명에 비춰 특허의 청구를 해석해야 하는지 여부 또는 미국 항소 법원이 우선 청구조건의 일반적인 의미를 결정해야 하는지 여부도 중요한 하나의 요소가 될 수 있다.이에 대한 실례로서 컨티넨털서킷(Continental Circuits)과 인텔(Intel)간의 소송을 소개한다. 이 판례에서는 특허권자가 주장 범위를 명확하고 명백하게 반박하지 않았다.그 과정이 청구된 발명의 필수 부분이라는 것을 명확하게 하지 않은 경우, 제품 청구를 제한적으로 해석하는 것은 부적절하다는 점을 보여준다.국문요약: 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.연방 순회 항소 법원에서는 비록 명세서에 “repeated desmear process”용어가 사용됐지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원의 잘못을 지적했다.또한 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다는 점을 언급했다.영문요약: Incorporating Limitation from Specification(Issue of Claim Construction)Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019)History: •Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel.•Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.”•Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process.District Court:•Interpreted the limitations to require repeated process.•Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process.•Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art.Federal Circuit:•Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.”•The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process.•Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.”•Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here.•FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims.•Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.
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[미국] 연방대법원, 'KSR'판결에서 특허의 '자명성' 판단 기준인 TSM기법의 유연한 적용2007년 4월 내려진 미국연방대법원의 KSR v. Teleflex 판결)(이하 ‘KSR' 판결’)은 TSM(Teaching, Suggestion and Motivation) 테스트 기법의 엄격한 적용에 대해 비판하면서 융통성 있는 적용이 핵심이다.해당 판결에서 연방대법원은 TSM 기법의 엄격하게 적용하는 대신에 보다 유연한 적용을 해야 하는 이유를 설명하였다.특히 이미 선행기술에 알려진 요소들을 결합할만한 명백한 이유가 있는지를 결정하기 위해서는 다음 사항을 검토해 심리해야 한다고 주장했다.첫째, 복수의 특허들에 제시된 상호관계가 있는 가르침들(interrelated teachings of multiple patents)둘째, 설계커뮤니티에 알려져 있거나 시장에 존재하는 요구의 영향(effects of demands known to design community or present in the market place)셋째, 관련 분야에서 통상의 지식을 가진 자들의 배경(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art) 등이다.또한 연방대법원은 자명성에 의해 특허를 거절하는 것은 단순히 결론을 언급하는 것만으로는 안되고 대신에 자명성에 대한 법적인 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유(some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness)가 반드시 따라야 한다는 점을 강조했다.한편, 하기 판례는 상기에 언급된 자명성과 관련된 내용 중 바이오기업이나 화학기업의 특허에서 주로 청구되는 수치범위(range)와 관련된 내용이다. 교훈을 정리하면 다음과 같다.1. 본 판례는 미국특허(US8,865,921)과 관련된 듀폰과 신비나간(E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.)의 특허소송결과이다. 2. 연방순회항소법원에서는 "발명의 명세서를 작성할 때 종래기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치지 않도록 작성되거나, 예상치 못한 결과 또는 개선이 있다는 점을 주장할 수 있도록 조심스럽게 작성돼야 한다"고 밝혔다.3. 영문 요약•In IPR, PTAB held that the Synvina’s challenged chem-prep patent obvious.•DuPont appealed to FC.•Claim 1 is directed to method of preparing FDCA, which can be made from plant-sugars and then used to make plastic/polymers.•Disclosed different temperature, pressures, solvents, and catalysts from prior art.A prima facie case of obviousness typically exists when the claimed ranges overlap the ranges disclosed in the prior art.•Here, FC believed that the prior art references provided the support for a prima facie case of obviousness, and the patentee was not able to provide the evidence against the obviousness (i.e. unexpected results).•The court pieced together the cited references above to show overlap.
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[미국] 오텔로보틱스, DJI와 특허소송 승리해미국 드론 제조업체인 오텔로보틱스(Autel Robotics)에 따르면 국제무역위원회(ITC)에서 DJI와의 특허소송을 승리한 것으로 드러났다.결과적으로 미국에서 DJI가 제작한 드론이 판매가 금지될 수 있는 가능성이 생긴 셈이다. DJI는 중국의 전세계 최대 드론 제조업체이다.DJI가 오텔로보틱스의 미국특허(US9,260,184)를 침해하는 드론을 판매해 미국 관세법 제337조(Section 337 of the Tariff Act of 1930)를 위반했기 때문이다.해당 특허는 프로펠러를 모터에 고정시키는 데 사용되는 잠금 메커니즘에 관한 것이다. 구체적으로는 시계 방향 블레이드는 모터의 시계 방향 메커니즘에만 맞물릴 수 있다.반면에 반시계 방향 블레이드는 반시계 방향 메커니즘에만 맞물릴 수 있다. 이 특허는 또한 드론을 착륙시키는 데에 사용되는 접이식 팔을 포함한다.DJI는 오텔로보틱스의 미국특허(US9,260,184)를 침해한 것으로 알려진 마빅(Mavic) 시리즈를 포함해 다양한 드론을 제작하고 있다.최고 행정법 판사의 명령에 따라 DJI의 드론 시리즈인 Mavic Pro, Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic Air 및 Spark가 미국에 수입돼 판매하는 것이 금지된다.또한 오텔로보틱스는 Phantom and Inspire 시리즈도 수입 및 판매 금지 목록에 포함되도록 청원을 제출했다. 이와 같은 수입 및 판매 금지 목록이 확정되면 DJI 제품은 7월초 미국 드론 시장에서 퇴출될 수 있다.또한 목록에는 포함되지 않았지만 Mavic Air 2와 Matrice 300에 영향을 줄 수도 있다. 판사는 60일의 대통령 검토기간 동안 DJI에 9.9% 채권을 게시하라는 Autel의 요청을 승인했다.DJI는 해당 메커니즘을 계속 사용하기 위해 오텔로보틱스와 계약을 체결하거나 다른 메커니즘을 마련해야 한다. 이와 같은 DJI의 솔루션 준비 때문에 Mavic 3의 출시가 영향을 받을 것으로 예상된다.따라서 DJI는 세계에서 가장 큰 규모의 시장인 미국 드론 시장에서 큰 타격을 받을 것으로 예상된다. 참고로 DJI는 미국 정부와 중국 정부의 무역분쟁으로 인한 피해액도 적지 않은 상황이다.
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[미국] 특허발명의 자명성 판단 기준에 관련된 두 가지 기법미국 특허청 및 법원은 판례를 통해 특허발명의 자명성 판단 기준을 확립, 적용해왔는데 크게 두 가지의 기법이 사용돼 왔다.그 하나는 1966년 Graham 판결에 근거한 Graham 분석법(Graham Analysis)이다. 이 분석법에 적용된 내용은 다음과 같다.우선 선행기술의 범위 및 내용(the scope and content of the prior art), 통상 기술자의 수준(the level of skill of a person of ordinary skill in the art), 청구하고 있는 발명과 선행기술에서 가르치고 있는 내용의 차이(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art) 등을 확보해야 한다.그리고 상업적 성공(commercial success), 오랫동안 원했음에도 해결되지 못했던 과제(longfelt but unsolved needs) 타인의 실패(failure of others)를 고려해 자명성 여부를 판단한다.또 다른 하나의 기법은 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트이다. 이 기법은 1987년부터 적용되어 미국 법원이 오랫동안 특허심사 실무 및 판결에서 발명의 자명성(obviousness) 판단의 기준으로 삼아 왔다.해당 기법을 적용하는 경우, 선행기술에 반드시 출원 발명에 대한 가르침(teaching), 시사(suggestion) 및 동기(motivation)에 대한 내용이 포함돼 있어야 자명성을 부정할 수 있다.이에 따라 당 기술 분야의 지식 수준으로 충분히 자명하다고 볼만한 사항도 선행기술에 그 요건을 충족할 정도의 명시적인 언급이 없다면 자명성을 부정하기 어려웠다. 이로 인해 부실권리가 양산될 수 있다는 문제점이 있었다.
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[미국] 메드트로닉, 인공호흡기 IP를 다른 업체에 공유미국 의료기기제조업체인 메드트로닉(Medtronic)에 따르면 다른 사람들이 인공 호흡기 제품의 일부 또는 전부를 복사할 수 있도록 전체 설계 사양을 공개할 계획이다.특히 모든 인공 호흡기 지적재산권(IP)을 Puritan BennettTM560(PB560) 인공 호흡기에 사용할 수 있게 했다. 이에 따라 캐나다 기업인 베이리스메디컬(Baylis Medical)은 메드트로닉의 설계 사양을 이용해 인공 호흡기를 생산할 예정이다.이와 같이 많은 생명과학회사들이 코로나(COVID)-19 팬데믹 동안 자신의 지적재산권(IP)에 액세스하는 것을 허락하는 것으로 알려졌다.국제보건기구(WHO)도 COVID-19 관련 특허에 대한 특허풀의 생성을 권장하고 있다. 회사가 특허풀에 특허를 넣으면 특허풀의 라이센스는 다른 사람이나 회사가 자유롭게 사용할 수 있게 된다.또한 일부 제약회사는 COVID-19 임상시험 및 약물개발을 위해 특허를 받은 약물 지적재산권(IP)에 대한 액세스를 허용했다. 이를 위해 제약회사는 라이센스를 자유롭게 부여하거나 경우에 따라 공개 도메인에 특허를 넣을 수 있다.공식적인 특허풀이 아닌 무료로 라이센스 액세스를 허용하는 예로는 http://opencovidpledge.org/가 있다. 이는 인텔 및 기타 회사에서 지원하는 이니셔티브이다.또한 백신 타이탄과 경쟁사인 Sanofi와 GSK는 COVID-19 백신을 개발하기 위해 서로의 기술을 공유할 방침이다. 이와 같은 협력을 통해 COVID-19 팬데믹과 같은 긴급한 위기 상태를 극복하기 위한 희망이 보다 빨리 제시될 수 있을 것으로 기대된다.
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[미국] 미국 특허 정보공개진술서(IDS) 제출 의무미국은 특허를 출원할 때에 정보공개진술서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출해야 하는 공개의무(duty of disclosure)가 출원인과 대리인에게 주어진다(미 연방규칙 37 C.F.R. §1.56(a)). 해당 의무를 지키지 않았을 경우에는 불공정한 행위로 인정될 수 있으며 소송 시 특허의 권리행사가 불가능하게 될 수 있다. 치열한 글로벌 특허 전쟁에서 이와같은 IDS제출 의무 위반은 손쉬운 공격 대상이 될 수 있다.IDS 제출의무와 관련된 판례는 많지만 'Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.' 2000년도 연방 항소법원 판례는 대표적인 경우이다. 특히 개인이나 중소기업들은 이에 대한 이해가 부족한 경우가 많아 더욱 더 주의가 필요하다. 이와 같은 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다.요약1. 정의: 출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진하여 미국특허청에 제출해야 하는 의무2. 개시 의무자: 발명자, 권리의 양수인(출원인), 변호사, 발명자/출원인의 법률 보조인3. 제출 대상 문헌: 특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 자료4. 제출 시기: 미 연방규칙 37 C.F.R. §1.97에 정해진 절차와 요건에 따라 제출 1) 1단계: 실체적 내용에 대한 최초의 거절이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월내에 제출 – 비용이나 증명서 불필요 2) 2 단계: 1단계 이후 최종거절이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생되기 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 함께 제출 (최초로 인지한 때부터 3개월 이내) 또는 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 납부(최초로 인지한 때부터 3개월 경과한 경우) 3) 3 단계: 최종거절이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전 - 37 C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37 C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부 4) 4 단계: 등록료 납부 후 등록공보 발행(issue) 전 – Petition 함께 제출5. 미제출 시: 권리행사 제한
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[미국] 미국 특허상표청, 등록결정 후 등록료 납부 전에 QPIDS 이용 가능미국 특허출원의 경우, 등록결정 후 등록료 납부 전에 정보공개진술서(IDS:Information Disclosure Statement)를 제출해야 하는 경우가 발생될 수 있다.이때 RCE 납부 후 prosecution reopening 없이도 IDS를 처리할 수 있도록 QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement) 프로그램을 이용할 수 있다.특허 등록료 납부 후 미처 제출하지 못한 문헌이 존재한다는 이유만으로 불필요한 계속심사청구(RCE)가 신청되는 것을 방지하기 위한 목적이다. QPIDS를 요약하면 아래와 같다.요약 - QPIDS1. 정의: 등록료(issue fee)를 납부한 이후에 IDS를 제출해야 할 필요가 생기는 경우, RCE 납부에 이은 prosecution reopening 없이도 IDS를 처리할 수 있도록 해주는 파일럿 프로그램.2. 요건 1) Issue fee payment이후 issuance 이전 2) QPIDS petition transmittal (PTO/SB/09) 제출 – 관납료 없음 3) IDS form and fee ($180) 4) Petition to withdraw from issue after issue fee payment (본 petition fee $140) 5) RCE request and fee (1차 RCE $1200, 2차 이후 $1700) – 조건부 RCE로 일단 제출함.3. 이후 절차 (심사관) 1) 제출된 IDS가 특허성에 영향이 없을 경우에 심사관은 corrected NOA를 발행(IDS considered)하고, issue로 계속 진행함(RCE fee는 refund 됨) 2) 제출된 IDS가 특허성에 영향이 있을 경우(if the IDS necessitates reopening prosecution), 새로운 OA를 발행(RCE fee는 refund되지 않음). 3) 이후 최종적으로 해당 출원이 NOA를 받을 경우, 이전에 납부한 issue fee가 reapply될 수 있으므로, 그러한 request를 하면 issue fee를 다시 낼 필요는 없음.4) 효과기존에는 예외없이 RCE제출에 이어 prosecution reopen을 해야함에 따라 출원인이 시간 및 비용상 상당한 손해를 감수해야만 했다. 하지만 본 program을 이용하여 prosecution reopen의 필요가 없다고 판단될 경우, 출원인이 시간상 (prosecution reopen없이 issue로 계속 진행) 및 비용상 (RCE fee 환불) 손해를 감수하지 않아도 됨.
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[미국] 특허상표청, 최후 거절 후 대응 프로그램 AFCP 2.0 활용미국 특허상표청(USPTO)은 최종 거절이유 통지(Final Office Action)가 발행된 이후 이에 대한 대응을 간소화하기 위해 AFCP((After Final Consideration Pilot) 2.0 프로그램을 운영하고 있다.이 프로그램은 최종 결정을 재고려할 수 있도록 추가적인 시간을 허용하는 미국 특허상표청의 최후거절 후의 보정범위 완화 프로그램이다.AFCP 2.0은 최종 거절이유 통지 이후 출원인이 다양하게 대응할 수 있도록 출원인의 선택 범위를 확장해 줄 수 있다.특히 출원인의 대응 전략이 실패하더라도 심사관으로부터 Adivisory Action이 발행되면 계속심사청구(Request for Continued Examination) 또는 심판(Appeal) 청구 등의 다음과 같은 대응전략을 결정할 수 있다.요약 1. 정의 : 최종거절통지의 답변(after-final response)에서 독립항의 범위를 넓히지 않는 보정을 행하면, 추가적인 관납료(fee)없이 심사관이 그 보정을 고려할 수 있도록 하는 파일럿 프로그램(pilot program).2. 목적 : 비용 및 시간 부담을 줄이면서 특허청에 계류정인 재심사(RCE) 건의 숫자를 줄이기 위한 심사관과 출원인의 협력3. 요건 : 1) 가출원, 계속출원, 분할출원 대상 (reissue 또는 Reexamination 불가능) 2) 최소 1개 이상의 독립항의 수정 (청구항의 확장은 불가능) 3) 심사관과의 인터뷰에 참여한다는 진술서(statement) 제출 4) e-filing으로 진행해야 함 (EFS-Web)4. 이후 절차(심사관) 1) 요건에 따라 제출되면 심사관은 3시간 이내에 재고려 가능한지 아니면 추가의 조사가 필요한지를 판단 2) 재고려 가능한 경우에는 보정안의 등록여부를 판단 3) 등록이 어려운 경우에는 대리인과 인터뷰 진행(선택사항) 4) 등록이 가능한 경우에는 Notice Of Allowance 발행 5) 상기 절차에서 추가의 조사가 필요한 경우이거나, 대리인과 인터뷰 결과에 대해 Advisory Action을 발행
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[기획-디지털 ID 기술] ㊽ 아이비엠, 아이비엠(IBM)에 따르면 2022년 11월1일 '공급업체 정보 관리 시스템 및 방법' 명칭의 미국 특허 등록(US 11488271)미국 글로벌 기술 기업 아이비엠(IBM)에 따르면 2022년 11월1일 '공급업체 정보 관리 시스템 및 방법(System and method for supplier information management)' 명칭의 미국 특허(US 11488271)가 등록됐다.본 등록 특허는 2018년 10월 16일 출원돼(US 16/161996) 미국 특허청에 의해 심사를 받았다. 블록체인 서비스 기업 체인야드 서플라이어 매니지먼트(Chainyard Supplier Management)는 본 등록 특허에 대해 아이비엠과 공동 출원인이다.본 등록 특허의 패밀리 특허로 미국 특허(US 2023/0075433)가 본 등록 특허를 기초로 2022년 10월31일 계속 출원(US 17/977106)됐다.2018년 12월 10일 PCT 국제출원(PCT-US2018-064755 )이 진행됐으나 타 국가로의 국내단계 진입은 진행되지 않았다. 본 등록 특허는 구매자에게 심사 및 검증된 공급업체 정보를 제공하기 위한 시스템과 방법에 관한 특허다.본 등록 특허의 일 실시예에 따르면 공급업체(TYS) 응용 프로그램은 이전에 심사되고 검증된 공급업체 정보를 수집한다.수집된 정보, 검증 권한, 검증 내역, 거래 정보는 비공개적으로 허가된 블록체인으로 구현된 공유 분산 원장에 커밋된다.새로 구별된 공급업체를 등록하거나 최근에 검증된 정보 기록으로 공급업체 정보를 업데이트하려는 구매자는 공급업체(TYS) 응용 프로그램을 구독할 수 있다.사용 가능한 심사 및 검증된 공급업체 정보를 구매해 구매자가 상품이나 서비스를 구매하기를 원하는 공급업체에 대한 온보딩 또는 업데이트 프로세스를 최적화할 수 있다.
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[기획-디지털 ID 기술] ㊼ 이엠씨아이피홀딩스, '디지털 아이디 값을 기반으로 멀티-요소 인증을 이용한 기본 입출력 시스템 보호' 명칭의 미국 특허 등록(US 11487862)미국 지적재산권 관리 기업 이엠씨아이피홀딩스(EMC IP Holding)에 따르면 2022년 11월1일 '디지털 아이디 값을 기반으로 멀티-요소 인증을 이용한 기본 입출력 시스템 보호(Basic input/output system protection using multi-factor authentication based on digital identity values)' 명칭의 미국 특허(US 11487862)가 등록됐다.본 등록 특허(US 11487862)는 2021년 1월18일 출원(US 17/151420)된 후 2022년 7월21일 공개(US 2022/022989)되어 미국 특허청에 의해 심사를 받았다. 본 등록 특허는 기본 입출력 시스템인 바이오스(BIOS)의 아키텍처와 관련된 특허다.본 등록 특허의 일 실시예에 따르면 하드웨어 장치의 바이오스에 의해, 사용자 장치로부터 바이오스에 액세스하기 위한 요청 및 용자 장치에 대한 디지털 아이디 값에 기초한 토큰을 획득한다.하드웨어 장치의 멀티-요소 인증(Mulfi-factor authentication, MFA) 칩에 토큰이 제공된다. 상기 MFA 칩은 토큰을 평가하고 검증 결과를 바이오스에 제공한다.검증 결과에 기초해 사용자 장치 바이오스에 액세스할 수 있게 허용한다. 사용자 장치에 대한 디지털 아이디 값은 MFA 칩의 제조 및/또는 사용자 장치의 등록시 MFA 칩에 의해 저장된다.MFA 칩은 바이오스로부터 수신된 토큰과 MFA 칩에 의해 저장된 사용자 장치에 대한 디지털 아이디 값을 비교한다.