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[미국] 특허심판원, 오일 스테이트의 특허 무효미국 특허심판원(PTAB)은 오일 스테이트(Oil States Energy Services) 특허(US6179053)가 무효라고 판시했고, 이에 대해 오일 스테이트는 상고를 제기했다.오일 스테이트는 PTAB이 주관하는 IPR(당사자계 무효심판)이 특허권리자가 연방대법원과 배심원 앞에서 재판받을 권리를 침해하는 제도라고 주장했다.참고로 오일 스테이트는 글로벌 오일 및 가스 산업에서 렌탄 솔류션과 서비슬 제공하는 기업이다. 뉴욕 증시에 상장된 Oil States International의 자회사이다.IPR Upheld at Supreme CourtOil States Energy Service v. Greene’s Energy Group : • “Patents convey only a specific form of property right—a public franchise” (Slip op. at 10.), and those cases were decided under the Patent Act of 1870.• Under the Court’s rationale, Congress may set out conditions for patentability, and “inter partes review is one of those conditions.”• This decision was expected considering the potential impact on patents that were invalidated under IPR.• The court noted that this decision is a narrow decision, and there may be future challenges in regards to IPR. • For now, in challenging validity of patents, IPR will continue to be an important strategic tool
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[미국] 연방 순회 항소법원, 2명의 발명자가 이전 특허출원 포기 후 단독 출원 시 거절VerHoef는 2명의 발명자(VerHoef and Lamb)가 기재된 이전의 출원을 포기하고 본인 단독 발명자로 기재해 실질적으로 동일한 출원을 제출했다.심사 과정에서 심사관은 미국 특허법 102조(f)에 따라 거절했다. 정확한 발명자 이름을 기재해야 하며 이를 기재하지 않으면 특허가 유효하지 않기 때문이다.연방 순회 항소 법원은 이러한 특허청의 심사결과를 지지했다. 본 건에서 Lamb의 기여도는 중요하지 않았다고 판단했다. CAFC Confirmed Joint InventorshipIn Re: VerHoef An application is unpatentable under S102(f) when the application does not name the correct inventors:• There were two inventors. But, after their relationship became bad, VerHoef abandoned a previously filed application listing two inventors (VerHoef and Lamb) and filed a substantially identical application listing himself as the sole inventor.• During the prosecution, the examiner rejected all claims of the later filed application under S102(f).• VerHoef appealed to PTAB, but failed.• VerHoef appealed to the Federal Circuit, but failed again for the following reasons. A joint inventor must:(1) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention,(2) make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention, and(3) do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art.Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)• 35 U.S.C. §102(f) “makes the naming of the correct inventor or inventors a condition of patentability; failure to name them renders a patent invalid.” Pannu, 155 F.3d at 1349-50• Here, Lamb’s contribution was not insignificant in quality and was not well-known in the art, thus, she should have been named as the inventor.
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[미국] 연방 순회 항소법원, 에너지 히팅과 HOTF의 소송 판결미국 연방 순회 항소법원은 에너지 히팅(Energy Heating, LLC)과 히트 HOTF(Heat On-The-Fly, LLC )의 특허 침해소송을 판결했다.배심원단은 HOTF가 불법 판매/광고 관행에 고의로 참석했고, Energy 히팅의 계약상 권리와 장래의 비즈니스 관계를 불법적으로 방해했으며, 유효한 특허를 가진 것으로 악의적으로 진술했는 것을 발견했다.연방 순회 항소 법원은 불평등한 행동과 불법적인 간섭의 발견으로 인해 특허를 집행할 수 없다는 점을 확인했다. HOTF는 특허에 관련된 기술을 사용한 외부 행사를 61회나 진행했다.CAFC Confirmed Unenforceability of Patent Based on Inequitable ConductEnergy Heating, LLC v. Heat On-The-Fly, LLC Heat On-The-Fly (HOTF) patent relates to hydraulic fracturing (related to gas extraction).• Before the critical date, HOTF conducted 61 fracing operations using the technology claimed in the patent.• HOTF did not disclose this pre-critical date activities to the PTO during the prosecution.• The district court found HOTF tried to deceive the PTO and concluded that the patent was unenforceable for inequitable conduct.• Federal Circuit affirmed and determined that not disclosing 61 fracing operations constituted the inequitable conduct. To prevail on inequitable conduct, the accused infringer must prove by clear and convincing evidence that the applicant:• knew of the reference or prior commercial sale;• knew that it was material;and• made a deliberate decision to withhold it.Regeneron Pharm., Inc. v. Merus N.V., 864 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2017)• A use may be experimental only if it is designed to (1) test claimed features of the invention or (2) determine whether an invention will work for its intended purpose.• If the experimentation is unrelated to any claim in the patent, it is not construed as an experimental exception of on-sale and public-use bar.
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[미국] 연방 순회 항소법원, 비에스지 테크와 바이시즌즈 소송 판결미국 연방 순회 항소법원은 2018년 비에스지 테크(BSG Tech)와 바이시즌즈(BuySeasons, Inc.)에 대한 판결을 내렸다. 먼저 비에스지 테크가 3가지 특허권을 침해한 바이시슨즈를 고소했다. 본 판례는 발명의 성립성 결여에 대한 것으로서, 연방 순회 항소 법원은 비에스지 테크의 특허가 “데이터를 입력하는 동안 과거 사용 정보를 고려한다.”는 추상적인 아이디어에 불과한 내용이라고 언급하며 특허 대상이 아니라고 판결했다.참고로 비에스지 테크는 2009년 설립된 이후 시카고 지역을 중심으로 사업을 영위하고 있다. 중소기업을 대상으로 컴퓨터 서비스, 컨설팅 등을 제공한다. BSG Tech v. BuySeasons, Inc. (FC 2018)Ineligible under S101 for US6035294S101 Invalidation Affirmed:• The claims relate to organizing database based on “relative historical usage information.”• Able to display the popularity of the various models of automobiles.• This patent was used in over 50+ lawsuits before it was held to be invalid in E.D. Texas.• Most cases were settled. • FC affirmed and held that the claims are directed to the abstract idea of considering historical usage info while inputting data. • Here, the use of historical info is not “rooted in computer technology.”• Claims do not recite any improvement (FC differentiated this case from Enfish and Visual Memory).
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[미국] 연방 순회 항소법원, 명세서에 언급되어도 청구항에 언급되지 않은 사례 판단미국 연방 순회 항소법원의 특허에 대한 판결 사례이다. 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다. 연방 순회 항소 법원은 비록 명세서에는 “repeated desmear process”용어가 사용되지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원이 이를 인정하는 잘못이 있었다는 점을 지적했다. 또한 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 표준을 준수해야 한다는 점을 언급헸다. Incorporating Limitation from Specification Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019) Issue of Claim Construction: • Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel. • Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.” •Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process. • District Court: • Interpreted the limitations to require repeated process. • Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process. • Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art. Federal Circuit: • Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.” • The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process. • Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.” • Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here. • FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims. • Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.
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[미국] 연방 순회 항소법원, 바스프와 Synvina 관련 소송 판결미국 연방 순회 항소법원은 2018년 종래 기술에 언급된 범위에 관련된 판결을 내렸다. 듀폰과 Synvina가 FDCA(furandicarboxylic acid)와 관련한 분쟁에 관련된 소송이다. 본 판례에서는 연방 순회 항소 법원은 종래기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치는 점을 지적했다. 즉, 발명의 명세서를 작성할 때 종래 기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치지 않도록 작성돼야 한다.또한 예상치 못한 결과 또는 개선이 있다는 점을 주장할 수 있도록 조심스럽게 작성해야 한다. 참고로 Synvina는 화학 대기업 바스프(BASF)와 네덜란드의 재생가능 화학물질 제조업체인 Avantium이 합작해 만든 기업이다.Obviousness of RangesE.I. DuPont v. Synvina (Fed. Cir. 2018)Obviousness of Ranges:• In IPR, PTAB held that the Synvina’s challenged chem-prep patent obvious.• DuPont appealed to FC.• Claim 1 is directed to method of preparing FDCA, which can be made from plant-sugars and then used to make plastic/polymers.• Disclosed different temperature, pressures, solvents, and catalysts from prior art.Closest Prior Arts: •Here, FC believed that the prior art references provided the support for a prima facie case of obviousness, and the patentee was not able to provide the evidence against the obviousness (i.e. unexpected results).A prima facie case of obviousness typically exists when the claimed ranges overlap the ranges disclosed in the prior art.•The court pieced together the cited references above to show overlap.•When drafting claims with ranges, the applicant must be very careful that the ranges do not overlap with the prior art OR there is an unexpected result or an improvement over the prior art coming from the claimed range.
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[미국] 연방 순회 항소법원, 입증책임을 충족하지 못하면 손해배상금 무효 판단미국 연방 순회 항소 법원은 입증부담을 충족하지 못한 특허권자에 대한 손해배상금을 무효로 판단했다. US$ 1억4000만달러 규모의 소송에 대한 판결이다.“EMVR(entire market value rule)”룰에 따른 손해배상의 경우에는 특허권자가 “특허를 받지 않은 특징이 소비자가 제품을 구매하지 못하도록 한다.즉 특허를 받은 특징에 의해 소비자가 제품을 구매한다는 점을 증명해야 한다. 소송이 제기된 제품이 특허를 받았는지 여부가 중요하다는 것을 강조한 것이다.Calculating DamageIs Entire Market Value Rule still alive?Power Integrations v. Fairchild (FC 2018):• Federal Circuit vacated the damage award ($140M) stating that the patentee had not met the burden of proof.• Burden of proof: the patentee seeking entire market value rule (“EMVR”) damages must show that the non-patented features “did not cause consumers to purchase the product.”• Basically, the patented feature should drive the sale of the product to trigger EMVR.• FC still considers the possibility of using EMVR when calculating damages, but it is still disfavored.• When non-patented features of an accused product are “simply generic and/or conventional”, the court would consider applying EMVR.
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[미국] 디지털 컨테이너 해운 협회(DCSA), BIMCO 등과 미래국제무역동맹 결성을 위한 양해각서 체결미국 연방 해사국(FMC)에 등록된 디지털 컨테이너 해운 협회(Digital Container Shiping Asociation, DCSA)에 따르면 BIMCO, FIATA, ICC, SWIFT와 미래국제무역(Future International Trade, FIT) 동맹 결성을 위한 양해각서를 체결했다.국제무역의 디지털화를 표준화하기 위한 목적이다. FIT 동맹은 국제 관할권 및 플랫폼 전반에 걸쳐 공통적이고 상호운용 가능한 표준과 공통 입법 조건의 중요성에 관한 인식 제고를 위해 함께 노력하기로 합의했다. 이번 협력의 목표는 규제 기관, 은행 및 보험사에의한 전자 선하증권(eBL)의 수락 및 채택을 촉진하는 것이다. 조직과 고객, 물리적 운송업체 및 계약 운송업체, 국제 무역 거래에 관련된 기타 모든 이해관계자 간의 커뮤니케이션을 통합하는 것이다.DCSA의 지원으로 개발 중인 건식 및 액체 벌크 부문에 대한 전자 선하증권 표준을 일치시키면 전 세계적으로 무역의 디지털화를 가속화하는 데 도움이 된다.FIT 동맹은 협력을 주도하기 위한 DCSA의 지속적인 노력의 흥미로운 결과 중 하나다. 컨테이너선은 전 세계 상품의 90%를 운반하고 있어 정부 규제 기관에서 보험사, 모든 산업 분야의 화주에 이르기까지 다양한 이해관계자가 B/L 거래를 하게 된다.eBL을 널리 사용하기 위해서는 모두 디지털 B/L 표준을 채택해야 한다. DCSA와 다양한 산업협회 간의 합의는 eDocumentation 이니셔티브를 통해 모든 컨테이너 선적 문서를 표준화하려는 새로운 도전이다. 참고로 디지털 컨테이너 해운 협회(Digital Container Shiping Asociation, DCSA)는 2019년 4월 결성된 연합으로 MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, Yang MIng, HMM, ZIM 등 9개 기업이 참여하고 있다.
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[미국] 환경보호국(EPA), 단계 1 환경 현장 평가를 위한 새로운 ASTM 표준 채택에 관한 의견 청취미국 환경보호국(Environmental Protection Agency, EPA)에 따르면 단계 1 환경 현장 평가를 위한 새로운 ASTM 표준 채택을 위한 최종 의견을 받고 있다.2022년 3월 14일 미국 환경보호청(U.S. Environmental Protection Agency)은 수정된 ASTM 국제 표준 관행을 통합한 최종 표준을 발표했다.새로운 표준은 'ASTM International의 E1527–21 환경 현장 평가를 위한 표준 관행: 1단계 환경 현장 평가 프로세스'에 관한 것이다. 별다른 이견이 없는 한 2022년 5월 13일부로 발효될 예정이다.1단계 환경현장평가(ESA)는 공공 기록 검토, 현장에 대해 잘 알고 있는 사람과 인터뷰, 현장의 특정 측면에 대한 비침습적 조사 등과 관련된 자산 거래를 위한 환경 실사의 한 형태이다.현장에서 유해 물질의 과거 방출 또는 위협 방출을 식별하는 데 초점을 맞춘 I단계 ESA는 EPA의 AAI 규칙을 충족하는 자산 이전을 용이하게 한다.연방 수퍼 펀드법인 1980년 포괄적 환경 대응, 보상 및 책임법(Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, CERCLA)에 의해 정의돼 있다.CERCLA는 정부와 민간 당사자가 다음과 같은 4가지 범주의 적용 대상자 중 하나로부터 적절한 정화 비용을 회수할 수 있도록 허용하고 있다.대상자는 △오염된 시설의 현재 소유자 및 운영자 △해당 시설의 이전 소유자와 유해 물질이 배출된 시간에 시설을 운영한 자 △오염된 시설에 대한 유해 물질의 처분 또는 처리를 주선한 당사자 △위험한 물질이 배출되고 있는 곳에서 처분 또는 처리 시설로 운송하기 위해 위험 물질을 수락한 당사자 등이다.CERCLA는 엄격한 책임 법령으로 매우 제한적으로 3가지 방어 방법을 인정한다. 무고한 구매자나 선의의 장래 구매자, 인접 부동산 소유자 등이 오염된 부동산 소유자가 구매전에 AAI 규정을 준수했다는 사실을 증명하도록 요구한다.
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[미국] 주차데이터표준연합(APDS), 국제표준화기구(ISO)가 APDS 사양 기반 글로벌 주차 데이터 표준 채택주차데이터표준연합(Alliance for Parking Data Standards, APDS)에 따르면 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)가 APDS의 차량 주차 및 이동성 데이터에 관한 사양을 기반으로 하는 글로벌 주차 데이터 표준을 채택했다.APDS는 2019년 4월 주차데이터 용어 및 정의에 관한 글로벌 표준을 수립하고 있는 APDS의 사양 채택을 고려 줄 것을 ISO에 정식 요청했다.주차 전문가들은 3년간 운송, 자동차, 관련 분야 전문가와 함께 제안된 사양의 토론 및 검토에 참여했다. ISO의 지능형 운송 시스템 기술 위원회(ISO/TC204)에 참여하는 30개 국가의 표준 기구에서 APDS 표준을 ISO 기술 사양으로 개발·채택에 찬성했다.ISO 표준으로 발생될 표준은 TS 5206-1 지능형 운송 시스템 - 주차 - 1부 : 핵심 데이터 모델이다. 이 표준은 운전자가 주차장을 더 쉽고 성공적인 주차장을 찾고 요금을 지불할 수 있도록 하는 잠재력을 갖고 있다.사람과 상품을 위해 편리하고 지속 가능한 다중 모드 이동으로 주차를 통합할 수 있다. 실시간 데이터 공유, 마찰 없는 시스템을 개발하기 위한 기술 플랫폼 통합, 수익 극대화 및 혁신의 합리화를 통해 노상 및 노외 주차 자산의 지속 가능하고 효율적으로 사용 할 수 있는 동적 기술의 적용 등이 포함된다.ISO는 APDS의 사양이 비용 절감, 가용 자원의 많은 사용, 혁신의 합리화 및 촉진 등으로 커뮤니티에 글로벌 전문가의 지식과 모범 사례를 제공할 계획이다.기술 제공업체와 산업 공급업체를 위해 주차 및 이동에 대한 ISO 표준은 전 세계적으로 인정되는 제품과 서비스를 제공함으로써 기업의 경쟁력을 높여준다.표준은 기업이 새로운 시장에 진입할 수 있게 도와주며 도전 과제에 대한 새로운 솔루션을 제공한다. 이러한 진전은 모든 시장 부문에 획기적이고 광범위하고 긍정적인 영향을 미친다.보다 원활하고 효율적인 운영, 혼잡 및 비용 감소, 데이터 공유를 가능하게 하는 기술 비용 감소, 새로운 기술의 빠른 구현 및 기타 많은 이점과 같이 모든 시장 부문에 획기적이고 광범위하고 긍정적인 영향을 미친다.ISO의 지원 아래 APDS 사양의 공식 채택은 향후 주차, 이동성 및 물류 부문에 엄청난 이점을 제공할 것으로 전망된다.